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第二巡回赛突出说明了名义商标合理使用的分歧

第二巡回法院不同意姊妹巡回法院，并驳斥了称谓合理使用是即使在可能发生混淆时也可以使用的确定性辩护，而传统的名义合理使用分析取代了宝丽来测验以解决混淆的可能性。

美国第二巡回上诉法院在其5月18日对国际信息系统安全认证协会，诉安全大学，有限责任公司[1]（IISSCC）的裁决中裁定，名义上的合理使用不是对侵权行为的肯定抗辩。即使原告已经确定了混淆的可能性也可以主张。法院还提供了宝贵的指导，说明在这个重要的商标管辖区应如何分析名义合理使用。

背景

原告上诉人国际信息系统安全认证联盟（ISC2）对被告上诉人安全大学（SU）和Sondra Schneider提起诉讼，指控SU使用ISC2认证标志违反了《兰纳姆法》等。。

ISC2制定了认证计划，并开始使用认证标志CISSP?来表示经过认证的信息系统安全专业人员，该专业人员已满足信息安全领域的某些要求和能力标准，包括通过了ISC2管理的CISSP?认证考试。尽管SU讲师可以准确地证明自己已获得CISSP?认证，但ISC2认为SU的广告误导了SU的其中一位讲师Clement Dupuis，已获得CISSP或CISSP大师证书的更高等级。例如，一条广告写着：“立即向CISSP大师Clement Dupuis注册CISSP?预备班！”

美国康涅狄格州地方法院批准了被告对侵权主张的即决判决的动议，其部分依据是，根据名义上的合理使用原则，被告可以使用证明商标。名义上的合理使用是“使用他人的商标来识别被告的商品或服务，而不是被告的商品或服务。”[2]之所以称为“主语”，是因为“它'命名'商标的真实所有者。”[3]

在进行分析时，地方法院针对第九巡回法庭的名义合理使用测试适用了美国上诉法院，根据该标准，“当下列三个条件均满足时，[n]主要合理使用适用：'[1]产品或相关服务必须是不使用商标就无法轻易识别的服务；[2]仅可使用为识别产品或服务而合理需要的大部分商标；并且[3]用户不得采取任何与商标一起暗示商标持有人赞助或背书的行为。'”[4]裁定被告在所有三个要素上均告成功，地方法院在该判决中做出了简易判决。被告的青睐。ISC2提出上诉。

IISSCC的第二次决定

第二巡回法院基于被告人的名义合理使用辩护推翻了对被告人的即决判决。首先，第二巡回法院重申，其用于评估所有商标侵权案件（包括涉及名义合理使用的案件）中混淆可能性的测试是熟悉的宝丽来测试。在宝丽来测试要求法院考虑以下八个非独占性因素：

商标实力

商标的相似性

产品的邻近性和彼此之间的竞争力

高级用户可以通过开发在涉嫌侵权者的产品市场上销售的产品来“弥合差距”的证据

实际消费者困惑的证据

模仿商标被恶意使用的证据

产品的相应质量

相关市场中消费者的成熟度[5]

第二巡回法院敦促地方法院“即使在与事实不相关的地方也要使用宝丽来因素”。[6]正如第二巡回法院先前所解释的那样，“地区法官有责任对每个因素进行有意的审查，并且如果一个因素不适用于本案，则应解释原因。”[7]

第二巡回法院承认，在名义上合理使用的情况下，某些宝丽来因素或它们在其他电路中的类似物不容易应用。结果，包括美国第九巡回法院和第三巡回上诉法院在内的各种法院对名义上的合理使用原则制定了不同的方法。

第二巡回法院首先考虑了第九巡回法院在《新孩子》一案中对“第一个孩子”诉美国新闻出版公司（New America）所采用的名义合理使用测试，如上所述，该测试在以下情况下适用（1）无法轻易识别出所涉及的产品或服务在不使用商标的情况下，（2）仅在合理范围内使用了足够的商标来识别产品或服务，并且（3）用户不做任何与商标一起建议赞助或认可的行为该商标持有人。[8]

在涉及名义合理使用的情况下，该测试将第九电路的模拟替代了宝丽来多因素混淆测试的可能性。根据第二巡回法院的说法，第九巡回法院的名义合理使用抗辩不是肯定的抗辩，因为如果存在混淆的可能性，它不能保护被告免于承担赔偿责任。

根据第二巡回法院的说法，第三巡回法院的提名性合理使用原则为被告提供了比第九巡回法院的测试更为广泛的保护。援引Century 21 Real Estate Corp.诉Lendingtree[9]的案文，第二巡回法院得出结论，名义上的合理使用是第三巡回法院中的一种肯定性辩护，即使有混淆的可能，被告也可以主张该辩护。第三巡回法院的结论是，名义上的合理使用被适当地认为是肯定的抗辩，因为美国最高法院先前认为经典的或描述性的合理使用是肯定的抗辩。[10]为了在第三巡回法院的名义合理使用抗辩中获胜，被告必须出示以下内容：

必须使用原告的商标来描述原告的产品或服务以及被告的产品或服务

被告仅使用描述原告产品所必需的商标标记

被告的行为或语言反映了原告与被告的产品或服务之间的真实准确关系[11]

在分析了《兰纳姆法》（Lanham Act）的语言，判例法以及美国专利和商标的位置之后根据第二巡回法院提交的来文摘要所述，第二巡回法院没有采用第九巡回法院或第三巡回法院采取的方法。第二巡回法院拒绝了第三巡回法院将名义上的合理使用作为一种肯定的辩护。第二巡回法院主要依据以下事实，即15 USC§1115（b）中未列举名义上的合理使用作为对侵权主张的肯定性辩护，即使原告已经确立了混淆的可能性，与经典法则相反，或描述性的合理使用。结果，第二巡回法院得出结论认为，如果名义使用可能会引起消费者困惑，则无法使用名义合理使用辩护。

另一方面，第二巡回法院也拒绝了第九巡回法院提出的以宝丽来和类似情况提出的混淆性分析可能性的方法，并采用了明显的名义合理使用分析。但是，由于第二巡回法院得出结论，提名合理使用测试考虑的因素将有助于地区法院的分析，因此认为，在名义合理使用案例中，地区法院应考虑第九巡回法院和第三巡回法院的名义合理使用因素。除了宝丽来因素。因此，当考虑名义合理使用案例中的混淆可能性时，

除了讨论每个宝丽来因素之外，法院还应考虑：（1）是否有必要使用原告的商标来描述原告的产品或服务以及被告的产品或服务，即产品或服务不使用商标就无法轻易识别；（2）被告是否仅使用识别产品或服务所需的原告商标数量；（3）被告是否做过任何与商标一起暗示原告持有人赞助或认可的事情，即被告的行为或语言是否反映了原告与被告产品或服务之间的真实或准确关系。[12]

总而言之，尽管第二巡回法院与第九巡回法院达成了一致，即即使有可能发生混淆，名义合理使用也不是一种肯定的辩护，但它不同意第九巡回法院采用单独的名义合理使用测试来代替传统的多因素可能性的说法。混乱分析。

实际影响

尽管针对商标侵权的名义上的合理使用抗辩已经至少几十年被一些法院认可，但抗辩的性质和范围仍然不确定，并且会因司法管辖区而异。除非并且直到针对特定纠纷的论坛和管辖法律已经确立之前，否则打算依赖名义上的名义性合理使用商标的当事方不应假定仅由于他们使用竞争对手的商标准确描述其竞争对手的商标就可以必然避免承担责任。产品或服务，并且他们使用的竞争对手商标没有超过识别竞争产品或服务所必需的。在商标诉讼的至少两个主要环节中，一方可能会对商标承担责任侵权，即使符合其他要求，也可能造成混淆。

另外，既然在名义上的合理使用是否是即使存在混淆的情况下仍然可以使用的确定性抗辩上存在明显的分歧，以及如何在名义上的合理使用案例中正确地分析混淆的可能性，这可能是一个问题。美国最高法院的解决方案的时机已经成熟，尤其是考虑到其最近对一般知识产权案件特别是《兰纳姆法》（Lanham Act）的关注。

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