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商标性使用与驰名商标淡化

反淡化保护的理论基础完全不同于传统的防止混淆保护。反淡化保护认为，商标在现代商业活动中不仅标识来源，而且标识令人满意的商品，刺激消费者重复购买。如果商标与消费者喜欢的事物建立联系，商业标识本身就可以促销商品，获得独立的价值;商标法不应该只禁止混淆，而应该延伸保护商标的促销功能(selling power)[8]813。可见，反淡化保护同消费者混淆与否没有关系。
商标达到法定的知名度，则可受到反淡化保护(anti-dilution)*。我国司法实践承认驰名商标可享受反淡化保护*。《商标法》(2001)第13条第2款规定：“就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的，不予注册并禁止使用。”我国司法实践以此规定作为反淡化保护的制定法依据。《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》(法释〔2009〕3号)第9条第2款明确规定：“足以使相关公众认为被诉商标与驰名商标具有相当程度的联系，而减弱驰名商标的显著性、贬损驰名商标的市场声誉，或者不正当利用驰名商标的市场声誉的，属于商标法第13条第2款规定的‘误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害’。”为此，达到一定知名度的商标在我国可以享受特殊保护，不以“易使相关公众混淆”为要件。只要足以使相关公众认为与该驰名注册商标具有相当程度的联系，减弱其显著性、贬损其市场声誉，或者不正当利用其市场声誉，驰名商标注册人的利益因而“可能”受到损害，无论是否已经现实发生，都属于应禁止注册和使用的情况。
那么，商标性使用是否应为淡化侵权的先决条件呢？我国司法实践自然持肯定说。上述司法解释明确规定，足以使相关公众认为被诉商标与驰名商标具有相当程度的联系，才可构成淡化侵权。为此，设若辉瑞公司注册的蓝色菱形立体商标构成驰名商标，广为公众知晓，而行为人把抗性病(如淋病)药制成蓝色菱形状，依据最高人民法院的前述判决，这不是商标性使用，故不构成淡化侵权。但不可否认，这种使用行为可能引发消费者联想，激起厌恶情绪，由此可损害辉瑞公司注册商标的显著性或商誉。
有趣的是，美国商标法看上去也持肯定说。《美国联邦商标反淡化修订案》第2条明确规定，商标成为驰誉(famous)商标*之后，无论其具有固有显著性或经使用取得显著性，任何人未经许可在商业活动中使用“商标、企业名称或商品名称”*可能导致该驰誉商标因显著性减损或商誉污损而淡化的，其所有人依法可以要求法院予以禁止，无论是否实际或者可能导致相关公众混淆，原被告之间是否存在市场竞争关系，抑或原告是否实际遭受经济损害*。美国权威学者认为，非商标性使用(non-trademark use)不构成淡化侵权*。但是，欧盟商标法却持否定说。《欧盟商标条例》第9条第1款c项明确规定，当欧盟注册商标具有声誉时，在非类似的商品之上无正当理由使用任何与之相同或相似的标志，可能不正当地利用或损害该商标的显著特征或声誉的，商标权人有权予以禁止。《欧盟商标法协调指令》第5条第2款亦授权成员国设立国内商标法规制上述行为。
从形式逻辑来说，只有当被告以原告商标作为商标使用，相关公众看到该标志用于识别和区分不同商品，该商标同原告商品之间独特而紧密的联系才可能被削弱*。然而，这并不等于说法院应当首先独立地考察被诉标志是否属于商标性使用，继而再判断被诉行为是否构成淡化侵权。以“减弱显著性淡化”(dilution by blurring)为例。《美国联邦商标反淡化修订案》规定，这种淡化是因为争议商标或商品名称与驰誉商标近似而引发联想，从而损害驰誉商标的显著性。但该法案认为，法院认定“减弱显著性淡化”时，应考虑“全部相关因素”，包括但不限于以下因素：(1)争议商标或商品名称与驰誉商标的近似程度；(2)驰誉商标的固有显著性或获得显著性；(3)驰誉商标权人使用该商标的排他性程度；(4)驰誉商标的公众承认度；(5)争议商标或商品名称使用人是否故意造成与驰誉商标的联想；(6)争议商标或商品名称与驰誉商标之间的实际联想*。应该注意到，商标性使用并未作为淡化侵权的先决条件。
而且，在美国司法实践中，法院并不单独认定被诉行为是否为商标性使用行为，继而审查依据上述因素是否成立淡化侵权。例如，在著名的Starbucks Corporation, Inc. v. Wolfe’s Borough Coffee, Inc.案中*，原告星巴克公司拥有驰誉商标“Starbucks”，被告生产销售烘焙咖啡豆及相关产品。被告所销售的咖啡外包装上印制有“Charbucks Blend”或“Mister Charbucks”字样，同时还突出标明自己的商标“Black Bear”以及公司所在地。美国联邦第二巡回上诉法院依照《美国联邦商标反淡化修订案》规定的上述因素直接考察被诉行为是否构成淡化。特别是法院反对把“Charbucks”作为商标或商品名称，单独割裂地同原告所有的驰誉商标进行比较，以两者的相似性为基础来判断是否成立淡化侵权。法院强调，被诉标志“Charbucks”是否淡化原告驰誉商标，应该从被诉标志使用的具体商业情境着眼，考察其给消费者形成的整体商业印象。
那么，美国权威学者所谓“非商标性使用”又为何？其实，“非商标性使用”的术语是用来说明反淡化保护排除事由的法律条件*。淡化侵权以“联想到”驰誉商标为要件。无论是减弱驰誉商标显著性，贬损其商誉，还是不正当利用其市场声誉，都缺乏客观的法律判断标准，故反淡化保护常有过度扩张的危险。为此，有必要明确反淡化保护不适用的情况。《美国联邦商标反淡化修订案》明文规定，以下行为不可依照反淡化法案寻求法律救济：(1)任何正当使用商标的行为，包括描述性和指示性正当使用(normative or descriptive fair use)，以及相关辅助行为，驰誉商标未被当作商品来源的标志使用，包括但不限于：(a)广告促销中使用驰誉商标以使消费者比较商品(服务)；(b)指示驰誉商标，用以戏仿(parodying)、批评或评论驰誉商标或其标识的商品(服务)。(2)任何形式的新闻报道或评论。(3)任何非商业性的使用。不难发现，这些事由可称之为“非商标性使用”。如果被告主张被诉行为符合上述规定，则需要承担举证责任，证明被诉行为是“非商标性使用”。总之，美国商标法不以商标性使用作为淡化侵权的先决条件，更不要求原告承担举证责任证明被诉行为是商标性使用。
所以，美国和欧盟商标法本质上没有差别，都不承认商标性使用是反淡化保护的先决条件。究其根本，要求原告证明被诉行为是商标性使用会不适当地限制驰誉商标的反淡化保护范围。具体理由同本文第三部分讨论类似，故不再赘述。
总体来说，以商标性使用为注册商标侵权(包括混淆侵权和淡化侵权)的先决条件，会不适当地限制注册商标权。“商标性使用”的法律概念片面地关注“被诉标志”是否侵犯“注册商标”，而忽视真正的法律问题应是“被诉标识行为”是否侵犯“注册商标权”。通过“商标性使用”法律概念的桥接转换，在后标志使用行为是否侵犯注册商标权的法律问题在相当程度上被错误地转化为如下法律问题：在后标志本身可否取得注册而“作为商标使用”并与原告注册商标相容于市场之上？商标注册规范针对的对象是申请商标注册之标志本身可否注册，自然无须考察该标志的具体商业使用状况，但注册商标保护规范调整的对象却是标识行为。故判断混淆或淡化侵权是否成立时，应该从被诉标识行为整体(即被诉标志使用的整个具体商业情景)出发，而不应当以“商标性使用”作为先决条件，不合理地限制注册商标权。

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