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税务局注册商标的建议性提问

第十一巡回扭转和还押Scarpello咨询简易判决地方法院的补助在商标争议的服务商标的显着性“工程税务服务”援引先前裁决关于实体商标法及其在被告寻求无效判决时的适用。该决定详细说明了如何应用想象力和第三方使用测试来确定给定标记是否具有暗示性，而不是描述性。法院的结论是，在两种测试中，合理的陪审团都可以认定该商标具有暗示性（因此可以作为商标进行保护）（本质上是描述性的），因为（1）花费一些想象力才能掌握“工程税务服务”的双重含义，并且（2）搬家的被告未能证明竞争对手需要商标来描述自己的服务。该意见还重申了法院在先前案件中的裁决，因为假定注册商标是有效的，要求被告人寻求无效的即决判决的被告必须以大量证据证明无效，而没有任何负担转移给原告商标所有人。

以下争议

工程税务服务（ETS）和Scarpello咨询（Scarpello）都提供涉及工程专业知识的专业联邦所得税服务，包括成本分摊，第179D节和第45L节能源研究。ETS以前曾考虑购买或聘用Scarpello作为分包商，但谈判在2014年初破裂。不久之后，Scarpello开始在Google AdWords营销活动中使用关键字“工程税服务”。结果，当用户使用Google搜索“工程税务服务”时，Scarpello的网站是第一个返回的结果。

2015年10月，ETS提出了在美国专利商标局注册“工程税收服务”商标的申请。Office（USPTO），于2016年6月注册了该商标。ETS随后起诉Scarpello违反了《兰纳姆法》（Lanham Act）中的“工程税收服务”商标，以及其他一些主张。Scarpello回答说，该商标缺乏独特性，因此不能作为商标受到保护。因为成本分离和能源研究通常都是在有执照的工程师的参与下进行的，所以Scarpello断言“工程税收服务”不是建议性的，而仅仅是描述性的或一般性的。地区法院同意并批准了Scarpello的动议，以进行简易判决，认为没有合理的陪审团可以认定该商标具有固有的独特性或具有独特的次要含义。ETS提出上诉。

上诉决定

该决定指出，对于成功的商标侵权主张，原告必须证明他拥有有效商标，并且被告必须使用可能使消费者感到困惑的相同或相似商标。有效商标必须具有固有的独特性或随着时间的流逝而获得独特性。因为地区法院基于缺乏独特性而以“工程税收服务”为无效服务商标而对被告做出了简易判决，因此法院仅处理有效性问题以及“工程税收服务”是否具有固有的独特性。

凯文·纽瑟姆（Kevin Newsom）法官在提供简短的商标法律背景后，援引法院在Royal Palm Properties，LLC诉Pink Palm Properties，LLC，950 F案中的先前裁决，澄清了确定商标是否具有暗示性而不是描述性的测试方法。.3d 776（2020年11月）。联邦法律承认商标的四类：（1）虚构或任意；（2）暗示性的；（3）描述性的；（4）通用。以强度顺序，虚构，任意，暗示和描述性商标可以获得商标保护。但是，只有幻想，任意或暗示的标记才能天生具有独特性。法院指出Scarpello承担证明固有的独特性的负担，即即决判决的动机和质疑商标有效性的当事方后，法院推翻了地区法院，认为合理的陪审团可以认定“工程税务服务”具有固有的独特性。

首先，第十一巡回法院指出，由于美国专利商标局对商标进行了注册，该商标被认为具有固有的独特性，因此至少具有暗示性。因此，与典型的原告试图避免采取防御性的简易判决动议不同，ETS没有负担提供任何肯定的证据来证明“工程税务服务”具有内在的独特性。取而代之的是，作为承担无效证明责任的动机，Scarpello必须“提供具有决定性意义的证据，以至于“没有合理的陪审团可以找到” ETS。”这没有做。

第十一巡回法院采用了两项测试，即“想象力”测试和“第三方使用”测试，以确定商标是暗示性的还是描述性的。第十一巡回法院的结论是，一个合理的陪审团可以发现潜在客户至少需要进行一些富有想象力的飞跃，才能理解“工程税务服务”具有双重含义；法院认为，这一飞跃足以使商标具有暗示性。第十一巡回赛还得出结论，合理的陪审团可能会发现，没有足够的证据表明ETS的竞争对手实际上“需要”使用商标来描述自己的服务。

第十一条巡回法院的结论是，由于“工程税务服务”具有巧妙的双重含义，指的是由工程师提供的既熟练又科学的税务服务，一个合理的陪审团可以决定掌握这两种含义需要想象力，因此得出结论，ETS的商标是暗示性的。在想象力测试中，如果遵守该术语的客户可以在无需行使想象力的情况下轻易地理解原告服务的性质，则商标仅是描述性的。地方法院运用想象力测试并使用词典定义得出结论，由于在成本分类和税收能源研究中公认使用许可工程师，因此该商标仅是描述性的。

此外，尽管Scarpello提供了一些证据表明竞争对手已经有限地使用了商标或商标的某些方面，但这并未表明竞争对手需要商标来描述其服务。根据第三方使用测试，法院应考虑竞争者在描述其产品时是否可能需要商标中使用的术语；如果竞争对手需要商标来描述其自己的产品，则该商标不是独特的。第十一巡回法院的结论是，Scarpello无法提供令人信服的第三方使用证据。大多数竞争者使用的术语与“工程税收服务”类似，但未使用术语本身，例如“工程成本分摊”，“工程税收服务”和“工程税收计划”。

由于陪审团可以合理地认定Scarpello未能证明所涉商标仅是描述性商标而不是暗示商标，因此第十一巡回法院推翻了地区法院的即决判决令，并将该案发回进一步审理。

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