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销售中商标许可的新注意事项

2014年10月31日，新泽西州破产法官Kaplan处理了两个对知识产权许可人和购买者至关重要的问题：（i）商标被许可人可否使用《破产法》第365（n）节的规定来保持许可商标的合法性？债务人-许可人拒绝许可协议？（ii）“自由，明确”的知识产权出售可以消除被许可人保留的任何权利吗？在Crumbs Bake Shop，Inc.等人的著作中，2014年，WL 5508177（银行家DNJ，2014年10月31日）。他得出结论，第365（n）条保护商标尽管《破产法》对受保护的“知识产权”的定义省略了商标，并且未经许可，但未经许可的明晰且知情的同意，“自由且明确的”出售不会消除被许可人的第365（n）条规定的权利。

背景

Crumbs是纸杯蛋糕和其他烘焙食品的专门零售商，于2014年7月初停止运营。该公司及其关联公司提交了第11章的申请，并试图在363节出售中出售其全部资产。2014年8月27日，法院批准将这些资产出售给债务人现有的出借人，没有任何留置权，债权，产权负担和利息。

签订销售订单后不久，债务人就拒绝了购买者尚未获得的执行合同，包括各种使用Crumbs商标和商业秘密的商标许可协议。第三方（Crumps商标的许可的品牌许可服务商）回应说，被许可人可以根据《破产法》第365（n）条保留其商标权。债务人撤回了与商标许可有关的动议，主张以后确定销售订单对Crumbs商标权利的影响。

第365（n）条和商标许可

根据《破产法》第365（n）条，非债务人被许可人可以根据被拒绝的许可保留使用“知识产权”的权利。本质上，该条款允许被许可人“拒绝”债务人的拒绝，尤其是如果被许可人继续支付根据许可应得的特许权使用费。

在1985年第四巡回法院裁定债务人拒绝专利许可以使被许可人享有专利技术权利后，国会制定了第365（n）条。路博润Enters。，Inc.诉Richmond Metal Finishers，Inc.，756 F.2d 1043（1985年第4卷）。国会担心路博润的严峻考验会对整个技术产业产生不利影响。

但是，第365（n）条仅适用于某些类型的“知识产权”。参见11 USC§101（35A）。商标不在列举的保护知识产权中，立法历史表明，商标的不存在是有意的。参见In re Exide Techs。，607 F.3d 957，966-7（3d Cir。2010），引用第S-Rep。No. 100-505，在5。因此，商标许可被拒绝对商标被许可人的法律后果仍然存在。不清楚。一些法院强加路博润的结果-债务人拒绝商标许可会削弱被许可人的权利。参见例如，在HQ Global Holdings，Inc.中，290 BR 507，513（Bankr.D.Del.2003）。其他人则拒绝申请路博润，理由是拒绝只不过是违反协议，仅违反就不会终止被许可人的权利。参见Sunbeam Prods。，Inc.诉Chicago Mfg。，LLC，686 F.3d 372，277-8（2012年7月7日）（驳回并未终止对方继续制造和销售商标风扇的权利）；另请参阅In re Exide Techs。，607 F.3d 957、964-8（3d Cir。2010）（安布罗法官，同意）。1个

在《面包屑》中，卡普兰法官认为，尽管《破产法》对受保护的“知识产权”的定义并未明确包括商标，但第365（n）条适用于面包屑的商标许可。他坚持认为：“国会打算让破产法院行使公平的权力，以逐案决定商标被许可人是否可以保留第365（n）条所列的权利”（2014 WL 5508177，* 4），并且鉴于现有事实，为了购买者的利益而剥夺被许可人的权利是不公平的。同上，援引安布罗法官在Exide607 F.3d967-8中的同意（“法院可以使用365释放破产人商标许可人承担的繁重职责阻碍了其重组。他们不应该……使用它来让许可人收回其讨价还价的商标权。”）除了公平考虑之外，他还与Sunbeam达成共识，即拒绝商标许可不应消除交易对手的权利。标识。在* 4-5。他还指出，目前正在等待立法，以纠正第365（n）节所涵盖的“知识产权”定义中的商标遗漏。标识。在5。

销售背景下的第365（n）条确定了第365（n）条适用于并保护商标许可后，卡普兰法官接下来就363条销售解决了第365（n）条的操作。

首先，法院考虑了第363（f）条是否超越了第365（n）条中的被许可人权利。在特定情况下，第363（f）条允许购买者“自由和清除”任何其他财产权益的资产。那将包括第365（n）条的权利吗？卡普兰法官说“不”，在没有对方的知情同意的情况下，第363（f）条并未消除第365（n）条的保护。2014WL 5508177在* 8。从法律上讲，第365（n）节提供的特定保护胜过第363（f）节的一般“自由而明确”的用语。标识。在* 9。在这种情况下，法院拒绝遵循第七巡回法院关于类似条款第365（h）条的相反裁决。Precision Indus。，Inc.诉Qualitech Steel SBQ，LLC，327 F.3d 537（2003年7月8日）。上诉法院在那里得出结论，根据第363（f）条进行的出售剥夺了承租人根据第365（h）条所享有的权利。

卡普兰法官还拒绝了购买者的论点，即被许可人由于不反对出售动议而“暗示同意”终止其第365（n）条的权利。他发现，提供给Crumbs的被许可人的通知是不充分的，该通知既没有清楚地标识要出售的资产，也没有告知被许可人其权利可能被消灭。鉴于此，卡普兰法官认为，交易对手未能反对出售不能被视为知情同意。标识。在* 6- 7。

其次，卡普兰法官认为，由于相关商标（而非许可协议）已转让给购买者这一事实而引起的裁决的其他后果。由于协议仍与债务人保持一致，卡普兰法官得出结论认为，协议下的结案后版税是欠债务人的，而不是商标的购买者。标识。在* 11。

给买方的后果

Crumbs的决定直接将商标许可问题的负担放在了购买者身上。卡普兰法官承认，第365（n）条规定的商标许可的延续，不是由债务人承担，而是由购买者获得的，导致购买者（现在是商标的所有者）从未成为被拒绝协议的当事方，因此，无法执行其条款（例如质量控制标准）。ID。在5。他建议，现有的侵权法和反欺诈法构成了足以促使交易对手保持商标质量的诱因（同上），但这是被许可人遵守质量控制标准的诱因，而不是商标可用的补救措施。所有者。此类激励措施并未解决在许可安排过程中出现的情况，包括如何面对被许可人使用的新兴技术和媒体（例如社交媒体）如何应用和执行质量控制标准。商标所有权与执行和监管其使用的能力之间的这种分离可能会由于潜在的“裸照许可”而降低在销售交易中购买的商标的价值。也许认识到这一点，卡普兰法官冒险提出可能需要对购买价格进行调整以补偿购买者。ID。在5。

结论

该决定的最终影响，尤其是卡普兰法官对商标许可适用第365（n）条的影响，仍有待观察。但是，鉴于有关第365（n）条的判例法在不断发展，并且驳回商标的法律效力许可证，购买者应了解，债务人可能无法“自由地”交付现有许可证负担的知识产权（包括商标）。因此，购买者应考虑在购买协议中加入措辞，以防止不利的知识产权决定（例如，规定购买价格调整，与所购买资产相关的所有特许权使用费或第365（n）节付款的转让，执行权的转让，从购买者“退还”给债务人的许可，以允许债务人将商标再许可给被许可人，并执行购买者的权利，等等。

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