尽管美国自1905年起就承认《巴黎公约》为优先事项，但除少数例外情况外，美国不承认在美国商业以外的使用（《兰纳姆法》第45条（编入美国法典第15条第1127款，将“商业”定义为“所有”电子商务可以由国会依法监管”）为产生保护的美国商标权利。普遍同意，第6条之二在美国法律下既不明确也不隐含（例如，参见Grupo Gigante SA De CV诉Dallo＆Co（391 F3d 1088（9th Cir 2004））和ITC Limited诉Punchgini，Inc（ 482 F3d 135（2d Cir 2007）。
但是，继最高法院于2014年在Lexmark International，Inc诉Static Control Components，Inc（572 US，134 S Ct 1377（2014））一案中对《兰纳姆法》做出的虚假广告案中的解释之后，美国上诉法院最近发表了两项意见–两者都涉嫌美国公司盗用了墨西哥著名商标，都以新的方式解释了《兰纳姆法》中不公平竞争条款，从而开辟了原告可能提起假冒诉讼的指控仅在美国境外拥有其商标，再加上在美国境内享有声誉。尽管在这两种情况下对潜在损害的讨论存在问题（如我们在此处所述），但这可能意味着非美国商标拥有者拥有一个强大的新工具，可以用来挑战那些首先在美国使用外国拥有者商标的侵权者。
Belmora和Prolacto的止赎事实模式
这两个案件–Belmora诉Bayer（819 F 3d 697（2016年4月Cir））和Paleteria La Michoacana，Inc诉Productos Lacteos Tocumbo SA De CV（743 F App'x 457（DC Cir 2018））–呈现出相似的事实模式，但有一个关键的区别。在Belmora，美国制药公司Belmora于2003年申请了商标FLANAX的注册，并于一年后在美国与萘普生钠（一种止痛药）结合使用。但是，拜耳在墨西哥也注册了萘普生的FLANAX商标，并自1970年代后期开始在墨西哥使用。拜耳从未在美国商业中使用该商标，据了解，该商标既包括州际贸易，也包括涉及外国和美国的商业。（尽管第三方（其中许多位于墨西哥边境城镇中）已将拜耳的FLANAX产品运到美国，但此类销售未得到拜耳的授权或监管，因此没有确保拜耳的利益。拜耳消费者保健公司诉Belmora有限责任公司，110 USPQ2s 1623，2014 WL 1679146（TTAB 2014）。拜耳于2004年提交了美国商标注册FLANAX，但由于Belmora的先前申请，该申请被拒绝。值得注意的是，在美国提起诉讼之前，拜耳表示，它不打算在美国使用FLANAX商标，因为它打算仅以ALEVE品牌出售萘普生。
第43（a）（1）条的虚假关联规定未提及原告是否必须拥有先前在美国商业中使用的商标。然而，该规定在历史上一直是这样解释的。（例如，参见Two Pesos，Inc诉Taco Cabana，Inc（505 US 763（1992））；史蒂文斯法官同意，尽管第43（a）条“未提及商标”，但“创建了联邦诉讼因由”商标文本的这种转换“与法规的目的一致”）。以原告必须拥有商标为前提进行阅读是合理的；似乎合乎逻辑的推断是，除了困惑的消费者之外，唯一可能因滥用混淆而受到伤害的一方美国商业商标是美国商标的所有者。
到目前为止，非美国商标所有人已尝试以多种方式填补保护方面的空白，但仅取得部分成功。例如，各种非美国位置特定的企业（例如，旅馆，饭店和赌场）通过争论在美国的广告或预订服务产生了受保护的美国商标权利，成功地扩展了“商业用途”的定义（参见，例如，International Bancorp LLC诉摩纳哥的银行和金融机构329 F 3d 359（2003年第4届法院）和Penta Hotels Ltd诉Penta Tours9 USPQ2d 1081（D Conn 1988），其中针对欧洲连锁酒店的广告和预订服务被视为在美国商业中使用。对辅助商品和服务的保护，包括对WIMBLEDON或UEFA之类商标的广播或商品销售，也可以缓解这一问题。
在美国，保护著名商标的一种失败方法是倡导著名的商标学说，例如《巴黎公约》第六条之二所载的商标学说。美国上诉法院和TTAB普遍同意，《兰纳姆法案》（Lanham Act）未在第6条之二中解读，该法案中也没有任何语言支持美国商标所有权要求的著名商标例外。美国法院最接近采用著名商标学说的是Grupo Gigante SA De CV诉Dallo＆Co（391 F 3d 1088，1094（9th Cir 2004）），在第九巡回法院中推测这种学说可能是为了公众利益。然而，巨人上诉法院从未遵循过推理。
贝尔莫拉（Belmora）地区法院驳回了拜耳（Bayer）的商标诉讼，因为拜耳（Bayer）在诉状中承认自己没有在美国商业中使用其商标（Belmora LLC诉拜耳消费者护理公司（Bayer Consumer Care AG），84 F Supp 3d 490（ED Va 2015））。拜耳在上诉中辩称，第43（a）（1）（A）条不需要这种使用。第四巡回法庭是继利盟之后第一个被要求解释《兰纳姆法案》中不正当竞争条款的联邦上诉法院。
第四巡回法院首先指出，第43（a）节的通俗语言不需要拥有美国商标。法院使用利盟（Lexmark）检验，考察了第45条中的利益清单。第一个列举的利益只是说明该行为旨在“使在[美国]商业中使用欺骗性和误导性的商标具有可行性”。其他四个利益不适用于拜耳，因为它不是注册人，条约成员的国民或从事美国商业的实体。但是，拜耳确实声称这是一个受商标欺骗性和误导性使用伤害的人；因此，它的要求属于第一个关注区域。关于拜耳是否需要拥有商标在美国，法院认为第43（a）（1）条没有明确要求拥有所有权，相关利益（仅关注被告的行为）并不意味着有这样的要求。国会知道如何在需要时写出要求拥有商标的前提条件。国会将确定五种利益中的四种利益的潜在索偿者的前提条件，但在一项利益中忽略这一前提一定是故意的，因为“通常认为国会在不同的包容性或排除性中有意和有意地采取行动”（布朗诉加德纳，美国专利513 US 115，120（1994）。因此，该法案中没有未阐明的要求。国会对“人”一词的唯一限定词是，在美国商业中对商标的欺骗性和误导性使用必须使人“受到损害”。因此，一个人可能会落入第43（a）（1）（A）条的利益范围之内，无论他们在被告使用之前是否拥有在美国商业中使用的商标。
Prolacto诉讼的事实模式很复杂，涉及多个商标，多个市场以及一些法律问题，超出了不使用声誉的讨论范围。例如，任何一方都不能成功主张先前的全国通用法或注册商标权。还有一个问题是，“ LA MICHOACANA”一词的字面翻译为“来自米却肯州的女孩（或女人）”是否在地理上描述了商品。
Prolacto断言，PLM在事先了解Prolacto的业务和声誉的情况下在美国采用了LA MICHOACANA标记，目的是将面食卖给知道Prolacto及其LA MICHOACANA产品的美国墨西哥移民。（各方同意，LA MICHOACANA商标在墨西哥很普遍，该名称出现在墨西哥的每个城镇的商店或摊位上。但是，由于该名称在墨西哥的广泛第三方使用，他们对该名称是否在墨西哥具有商标权表示争议。）。但是，在地方法院审议简易判决动议时，第四巡回法院的贝尔莫拉尚未做出决定。没有公认的理论可以证明Prolacto在采用PLM时的声誉是相关的，并且Prolacto著名的商标类型论点在当时的简易判决中被驳回为当时美国法律不可用（Paleteria La Michoacana诉Products Lacteos，69 F Supp 3d 175 ，201（DDC 2014））。
