申请注册在先知名商标的简化标识能否获得“延伸保护”-巨人网络通讯

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申请注册在先知名商标的简化标识能否获得“延伸保护”

来源：中国知识产权报/中国知识产权资讯网

在已有注册商标并具有一定知名度的基础上，申请注册前述商标的简化标识，能否顺利注册，获得“延伸保护”？围绕着第31710369号图形商标（下称诉争商标）引发的商标申请驳回复审行政纠纷一案，北京市高级人民法院作出的终审判决给出了答案。

北京市高级人民法院指出，商标注册人对其注册的不同商标享有各自独立的商标专用权，其先后注册的商标之间不当然具有延续关系。在已注册商标基础上的保护性延伸注册新商标不应当破坏已经形成的商标注册秩序，特别是不应当和他人已经在先申请注册的商标构成使用在相同或类似商品上的相同或近似商标。

据了解，该案诉争商标由达马股份有限公司（下称达马公司）于2018年6月20日提交注册申请，指定使用在十字褡、服装绶带、服装、鞋、袜等第25类商品上。

经审查，原国家工商行政管理总局商标局（下称原商标局）作出决定：对诉争商标使用在十字褡、服装绶带、浴帽商品上的注册申请予以初步审定；对诉争商标使用在服装、鞋（脚上的穿着物）、袜等商品上的注册申请予以驳回。

达马公司不服上述驳回决定，于2018年12月向原国家工商行政管理总局商标评审委员会（下称原商评委）申请复审，并提交了该公司相关商标注册信息及在各国有关使用证据、作品登记证书、用以证明公司知名度的材料等证据，请求对诉争商标在全部指定使用商品上的注册申请予以初步审定。

国家知识产权局（根据中央机构改革部署，原商评委的相关职责由国家知识产权局行使）经审理，作出驳回复审请求的决定，达马公司不服继而向北京知识产权法院提起行政诉讼。

达马公司诉称，诉争商标是其在先知名商标的简化；最高人民法院曾认定其在先知名商标的著作权；诉争商标与原商标局在部分驳回决定中援引的第27121238号图形商标（下称引证商标一）构成近似商标予以认可，但未与第15044283号商标（下称引证商标二）构成近似商标；引证商标一系抢注，其针对引证商标一提起了商标异议申请；鉴于2件引证商标共存的事实，根据审查标准一致性原则，诉争商标也应被核准注册。

北京知识产权法院经审理认为，诉争商标与引证商标二的图形构成相似，二者在指代事物、整体视觉效果等方面相近，诉争商标并无其他显著部分可与引证商标二相区分，应认定为近似商标。同时，诉争商标指定使用的“服装、帽子”等商品与引证商标一核定使用的“服装、帽”等商品、引证商标二核定使用的“服装、帽子”等商品，在功能、用途、消费群体等方面相同或相近，已构成相同或类似商品。由此，法院认定诉争商标与2件引证商标构成使用在相同或类似商品上的近似商标。

针对达马公司提出的诉争商标系其在先知名商标的简化，可予初步审定的主张，北京知识产权法院认为，商标注册人对其注册的不同商标享有各自独立的商标专用权，其先后注册的商标之间不当然具有延续关系，故上述主张不予认可。

就达马公司提出的著作权相关主张，北京知识产权法院未予支持。对于达马公司主张的商标审查中的“个案性”，北京知识产权法院以商标授权审查因各案事实情况不同可能结论各异，本案2件引证商标共存的情况，并非本案诉争商标获准注册的当然依据为由，未予支持。

综上，法院一审判决驳回了达马公司的诉讼请求。达马公司不服一审判决，上诉至北京市高级人民法院。

经审理，北京市高级人民法院同样认定诉争商标与引证商标一、二构成使用在相同或类似商品上的近似商标，未认可达马公司提出的引证商标一的权利人系抄袭、摹仿达马公司商标，不应构成申请商标予以初步审定的在先权利障碍的主张；关于引证商标一、二与诉争商标、引证商标二审查一致性的论述，亦未获得支持。

此外，就已注册商标的“延伸保护”问题，北京市高级人民法院认为，商标注册人对其注册的不同商标享有各自独立的商标专用权，其先后注册的商标之间不当然具有延续关系。在已注册商标基础上的延伸注册新商标不应当破坏已经形成的商标注册秩序，特别是不应当和他人已经在先申请注册的商标构成使用在相同或类似商品上的相同或近似商标。达马公司所提申请商标源于其在先注册商标，能够起到区别于其他商标的作用、不会造成相关公众混淆的主张不能成立。

综上，北京市高级人民法院终审驳回了达马公司的上诉请求，维持了一审判决结果。（王晶）

行家点评

王树展上海汉盛（北京）律师事务所律师：本案属于在相同或类似的商品上注册与基础商标近似的商标的情形，也是商标延伸申请中较为常见的一种情形。

我国商标法中并无“基础商标”的概念，商标注册坚持个案审查原则，注重从商标标识本身来判定商标的近似性，但是商标延伸申请仍然有其合理性和正当性，依据在于商誉的可延续性和累积性。

商标是商誉的载体，商誉的高低可以通过商标的知名度来体现。如果延伸申请的商标保留了基础申请商标的显著识别特征，相关公众认为基础商标和延伸申请的商标指向的是相同的商品来源，或者认为二者之间具有特定联系，那么在后申请的商标应视为基础商标的延伸申请，基础商标所承载的商誉也应延续至延伸申请的商标上。

这一点在司法实践中也得到了认可。在2014年发布的《北京市高级人民法院关于商标授权确权行政案件的审理指南》中已有体现：“商标注册人的基础注册商标经过使用获得一定知名度，从而导致相关公众将其在同一种或类似商品上在后申请注册的相同或近似商标与其基础注册商标联系在一起……基础注册商标的商业信誉可以在在后申请注册的商标上延续。”

基础商标的延伸申请具有理论和实践上的可行性，但是构成延伸申请须满足一定的条件：一是延伸申请的商标与基础商标应该是注册在相同或类似商品或服务上的近似商标，从标识本身而言，延伸申请的商标所“延伸”的应是基础商标的显著性，使相关公众能够将延伸申请的商标与基础商标之间建立联系。

二是延伸申请的商标的注册不能导致相关公众的混淆或误认。从法理基础上看，延伸申请的商标所“延伸”的是申请人的商誉，也就是基础商标的知名度。基础商标经过长期使用已经具有了较高的知名度，使相关公众能够将延伸申请与基础商标联系在一起，则延伸申请的商标可以基于基础商标获得注册。如果基础商标注册之后并未使用或者并未达到较高的知名度，反而是在基础商标和延伸申请的商标之间介入的引证商标具有较高的知名度，或者引证商标与延伸申请的商标的近似度大于基础商标与延伸申请的近似度，这样引证商标的介入就会切断延伸申请的商标与基础商标之间的联系，导致相关公众产生产品来源的混淆，延伸申请的商标自然不能获得注册。

三是延伸申请须是善意的，不能是对引证商标的恶意摹仿，否则背离商标法保护在先商誉的立法初衷。

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