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日常用语注册商标是否具有显著性的判断

（一）案情简介

本案一审原告为某杂志社，被告为北京A公司、北京B公司、中国C协会、北京D公司、承德E公司、上海F公司、济南G公司、陕西H公司、西安I公司、J厂、重庆K公司。

原告自1982年起出版、发行某杂志至今，该杂志的主要内容为介绍名人或普通人的家庭生活、爱情故事、家庭生活新理念、心理咨询等。某杂志社于1990年1月10日获准注册“家庭”文字商标，核定使用的商品为第16类杂志。该商标经续展，有效期至2010年1月9日。

北京A公司于2001年创办了《家庭OTC》杂志，至2002年6月共发行了4期。

原告以《家庭OTC》杂志的主办方北京A公司、发起人中国C协会、J厂等，承办方北京B公司，协办方承德E公司等作为被告,向人民法院提起商标侵权诉讼。

（二）本案涉及的知识点

1.判断商标显著特征的标准和方法；

2.由日常用语构成的商标的显著特征。

（三）与本案有关的现行法规

商标法第9条申请注册的商标，应当有显著特征，便于识别,并不得与他人在先取得的合法权利相冲突。

商标注册人有权标明“注册商标”或者注册标记。

商标法第11条下列标志不得作为商标注册：

1.仅有本商品的通用名称、图形、型号的；

2.仅仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的；

3.缺乏显著特征的。

前款所列标志经过使用取得显著特征，并便于识别的，可以作为商标注册。

（四）当事人意见及理由

原告以侵犯其注册商标专用权为由，对北京A公司等提起诉讼。法院经审理，认为《家庭OTC》杂志名称的使用不构成对“家庭”商标的侵权，驳回了原告的诉讼请求。原告不服一审判决，提起上诉。其理由是：L一审判决认定“《家庭OTC》杂志名称的使用不构成对‘家庭'商标的侵权”的事实错误。“家庭OTC”与注册商标“家庭”的显著部分相同。字体、字号不影响对近似商标的认定，我国商标法对侵犯注册商标专用权的行为并无突出使用的要求。OTC并非众所周知，其在医学上的含义达9种之多，非处方药物不是OTC的基本含义。“家庭”与“家庭OTC”足以使公众产生联想，误认为《家庭OTC》是原告所办,且两者适用的商品类别均为第16类：杂志。被上诉人使用的名称《家庭OTC》已经具备了侵犯注册商标专用权的一般行为要素，以普通消费者的一般注意力足以对企业的身份造成误认。2.一审判决认为对上诉人注册商标专用权的保护应严格限定范围属于适用法律错误。我国商标法第9条第1款不适用在商标注册以后的行为，《家庭OTC》并非在《家庭》注册之前先取得合法权益；第52条根本无第1款第（2）项。3.被上诉人主观上有恶意使用“家庭OTC”名称误导消费者的故意。医学术语的缩略语OTC是涉案标识的一部分，一般人对此是没有识别能力的，但被上诉人在使用时并没有善意的予以说明，其主观上有利用《家庭》的知名品牌宣传自身的动机和目的。综上，一审判决认定事实不清，适用法律错误，请求二审法院撤销一审判决，依法改判。

被告均服从一审判决。

（五）法院的判决结果及其理由

二审法院认为，我国商标法实施条例第49条规定：“注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。”“家庭”一词是人们在日常生活、工作和学习中使用的常用基本词汇，其作为报刊杂志名称的一部分，具有说明刊物本身特点或者刊物读者群特点的功能和属性。原告在选用“家庭”二字作为商标时，由于“家庭”一词表达的是商品或者服务本身的特征，因而它的区别作用，即显著性就弱，只是经过原告将其作为杂志名称长期使用后，才使“家庭”二字有了特定的杂志名称的含义，即在“家庭”二字的基本含义之外产生出第二含义。因此，原告虽经国家商标局核准在第16类杂志类商品上注册了“家庭”文字商标，成为该注册商标的专用权人，但不能阻止他人对“家庭”二字的合理使用。目前国内期刊市场上诸多带有“家庭”字样的杂志存在的客观事实，亦足以说明在报刊杂志类商品上确实存在着对“家庭”一词合理使用的情况。鉴于A公司创办的《家庭OTC》杂志使用“家庭”二字完全是善意地说明该杂志的特征或者属性，因此，其行为不构成对原告所享有的“家庭”注册商标专用权的侵犯。原告关于“A公司主观上有恶意使用‘家庭OTC'名称误导消费者的故意”的主张不能成立。

二审法院指出，我国改革开放以来，外来词汇，包括英语缩略语越来越多地出现在人们的日常生活当中，人们往往不需要懂得很多英文，不需要知道缩略语原来对应的英文是什么，就能大体上了解其含义。一词多义是语言的基本现象，“OTC”三个英文字母在英语辞典中可能有多种含义，但在《家庭OTC》杂志中，“OTC”却只有一种含义，即非处方药。特别是在国家药品监督管理局已有明文规定，要求全国的非处方药都要在药品标签、使用说明书、包装以及药品分类销售中使用“OTC”非处方药专有标识的情况下，相关公众对“OTC”是有认知力的。我国商标法所称相关公众，是指与商标所标识的某类商品或者服务有关的消费者和与前述商品或者服务的营销有密切关系的其他经营者。《家庭OTC》杂志的相关公众主要是医院、药店、制药企业、医药经销企业以及医生、患者，这部分人不但知道“OTC”的含义，而且更关注杂志中的“OTC”，而不是“家庭”这两个字。况且，《家庭OTC》杂志与原告的发行渠道不同。《家庭OTC）杂志采用的是直投的方式，主要是针对医院、药店、制药企业以及医药经销企业发放，并没有在公开渠道发行；而原告的杂志在国内是通过全国各地邮局订阅和发行，在国外是通过中国国际图书贸易总公司发行。因此，两者在发行渠道中不可能发生交叉，当然不会使消费者对商品来源产生混淆。《家庭》杂志社关于“‘家庭‘与‘家庭OTC'足以使公众产生联想，误认为《家庭OTC》杂志是原告所办”的主张缺乏事实依据。故一审判决认定事实清楚，适用法律基本正确。原告的上诉理由不能成立，对其上诉请求不予支持。

（六）评述

显著特征是商标法对一个有效商标的一项基本要求。所谓显著特征，是指商标应当具备的足以使相关公众区分商品来源的特征。商标的显著特征可以从两个方面来分析：一是商标的构成标志本身，二是商标与指定使用的商品之间的联系。

就商标的构成标志而言，除了商标法规定禁止作为商标使用的标志外，一个商标的构成标志既不能过于简单，也不能过于复杂。过于简单的商标无法引起相关公众的注意，难以起到识别作用；过于复杂的商标使相关公众难以辨认，也无法起到识别作用。根据国家商标局和商标评审委颁布的《商标审查及审理标准》规定，过于简单的线条、普通几何图形,过于复杂的文字、图形、数字、字母或上述要素的组合，以及一个或两个普通表现形式的字母，都应被认定为缺乏显著特征，商标局将会驳回申请。在“AJ”商标案中，商标评审委驳回了原告就其国际注册第743296号“AJ”商标在中国的领土延伸保护申请的商标复审请求。商标评审委认为，申请商标为仅由普通印刷体书写的“AJ”字母组成的标志，整体结构与表现形式过于简单，不具备商标应有的显著特征与识别作用，使用在指定商品上，无法起到区别商品来源的作用。一审法院认为，申请商标整体结构与表现形式过于简单，不易引起相关公众的注意，不便于识别，因此申请商标本身不具备商标应有的显著特征，无法实现商标区分商品或服务来源的功能。

在司法实践中，因商标的构成标志本身过于简单或过于复杂被商标局及商标评审委驳回申请而进入司法程序的案件不是很常见。比较常见的是另外一种情况，即商标用在指定商品或服务上不具有显著特征。在此情况下，就要特别注意考察商标与指定使用的商品之间的关系。

商标法第11条第1款规定了三种不得作为商标注册的标志：1.仅有本商品的通用名称、图形、型号的；2.仅仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的；3.缺乏显著特征的。其中，前两项都是从商标与其使用的商品之间的关系出发来规定的。为了表述上的方便，我们将第11条第1款第（1）项所规定的标志统称为“通用名称”，将第（2）项所规定的标志称为“描述性标志”。关于通用名称问题，我们将在下一小节再加以详细讨论，此处主要讨论描述性标志的显著性问题。

商标的显著性不是一成不变的，而是处于不断变化当中。一个标志，在最初因缺乏显著特征而被拒绝注册，但通过使用是可以获得显著特征的，即所谓“第二含义”；相反，一个具有非常强烈的显著特征的商标，在使用过程中也有可能变成本商品的通用名称，从而丧失了显著特征。因此，《商标审查及审理标准》提出，显著特征的判定应当综合考虑构成商标的标志本身（含义、呼叫和外观构成）、商标指定使用商品、商标指定使用商品的相关公众的认知习惯、商标指定使用商品所属行业的实际使用情况等因素。

具体到本案，原告所注册的商标是由“家庭”一词构成的。按照一审法院的说法，这是一个区别特征不强的常用词汇。二审法院认可了一审法院的这种看法，认为“家庭”一词是人们日常生活、工作和学习中使用的常用基本词汇。很显然，一审法院和二审法院都认为“家庭”一词作为商标在显著特征方面存在着一定的缺陷。但通过仔细比较，我们依然能够发现，两审法院作出这种认定的理由还是有一定差距的。

一审法院在肯定了原告享有商标专用权之后指出：“但是，鉴于原告将一个区别特征不强的常用词汇作为杂志名称且注册为商标，因此，对该商标的保护应该严格限定在他人不得单独或突出地在相同或近似商品上使用该商标或名称的范围内。1〕而二审法院在肯定了“家庭”一词是常用词汇的说法之后，继而强调：“其作为报刊杂志名称的一部分，具有说明刊物本身特点或者刊物读者群特点的功能和属性。原告在选用‘家庭‘二字作为商标时，由于‘家庭’一词表达的是商品或者服务本身的特征，因而它的区别作用，即显著性就弱。”一审法院认定“家庭”商标显著特性弱的依据是“家庭”一词是常用词汇，二审法院认为“家庭”商标显著性弱的依据是“家庭”一词表达的是商品或者服务本身的特征。可以看出，前者的着眼点是“家庭”一词本身，而后者的着眼点则是“家庭”一词与其所使用的商品或服务的关系。因此，本案虽然并不是一个涉及商标有效性的案件，但一审和二审法院对涉案商标的显著性的讨论却是很有代表性的，既涉及显著性的判断标准，也是具体的判断方法。

关于商标显著特征的判断标准，商标理论界有一种比较通行的做法，把商标的显著特征区分为固有显著性和获得显著性两种不同情况。固有显著性通常是指商标构成标志本身所具有的显著特征，而获得显著性则是指通过使用而获得的显著特征，即“第二含义”。这种做法主要是受到美国的影响。在美国，一个标志的显著特征通常被区分为三种不同情况：固有显著特征、非固有显著特征和无显著特征。无显著特征的标志不能作为商标受到保护，非固有显著特征的标志需要有第二含义才能作为商标受到保护，而固有显著特征则不需要第二含义即可受到保护。美国法院通常根据商标的显著特征把商标的构成标志分为四类：通用名称(genericterms)、描述性标志(descriptivemarks)、暗示性标志(suggestivemarks)以及任意性或虚构标志(arbitraryorfancifulmarks)o

虚构标志是指在现有词汇中不存在的、由使用人“创造”出来的、无任何特定含义的标志，例如“KODAK"、“EXXON”等。任意性标志是指在现有词汇中已存在的，但与商标使用的商品没有任何关系的标志，例如用于电脑或服装上的“苹果”、用在服装上的“鳄鱼”等。暗示性标志是指虽然没有直接描述所使用的商品的特性但能够使人产生联想或想象的标志，而描述性标志是指直接描述了所使用的商品的特性的标志。在实践中，区别暗示性标志和描述性标志并不是一件很容易的事情。

其中，通用名称属于无显著特征的标志，描述性标志属于非固有显著特征的标志，而暗示性标志、任意性或虚构标志则属于具有固有显著特征的标志，它们在商标法上的地位是不同的。

结合本案的情况，如果按照美国的标准，“家庭”一词作为商标究竟属于哪一类？很显然，“家庭”既非臆造或虚构标志，也不属于通用名称，剩下的只能是描述性标志或暗示性标志了。在美国商标法上，描述性标志是指用来描述商品的下列特性的标志：商品本身的目的、功能或用途，商品的规格，商品的提供者，商品使用者的类型,商品的特点，商品的性质，对使用者的效果等。实际上，这些描述性标志大致上可以归类于我国商标法第11条第1款第(2)项所规定的那些标志，即“直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的"标志。

尽管我国商标法与美国商标法的用语并不完全相同，但对于描述性标志有一个共同的要求。在我国，属于商标法第11条第1款第(2)项的标志必须是“直接表示”商品的某些特性，按《商标审查及审理标准》的规定，这里的“直接表示”是指商标仅由对指定使用的商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点具有直接说明性和描述性的标志构成，不包括那些“未仅仅直接表示”商品特性的标志；在美国，描述性标志必须直接表达了有关商品特性的一些“合理精确或大致明确”的信息，如果这些信息是以间接的或含糊的方式表达出来，那就不属于描述性标志，而是暗示性标志。〔1〕“直接”性成为中美两国商标法律判断一个商标是否属于描述性标志的共同标准。如果一个标志表示或描述了商品的特性，但“并未仅仅直接表示”或以间接的、含糊的方式描述了商品的特性，就不属于描述性标志。这是确定一个商标是否具有显著特征的最基本的标准。

需要说明的是，在美国商标法上，无论是通用名称还是描述性标志、暗示性标志、臆造性或虚构性标志，都不是针对构成商标的标志本身而言的。这意味着，在判断方法上，除了那些因商标构成标志本身过于简单或过于复杂而缺乏显著特征的以外，无论是通用名称还是描述性标志、暗示性标志或臆造性标志，都需要将商标与其使用的商品相联系。美国著名商标法专家McCarthy指出：“一个标志的显著性不能进行抽象的判断，只能将该标志使用的商品联系在一起来确定。”（2）离开商品，单从标志本身来讨论其显著特征,基本上是没有意义的，也很难得出一个正确的结论。例如，BRILLIANT（"亮晶晶的”或“宝石”的意思）一词，对于钻石来说，就是描述性的；对于家具上光剂来说，就是暗示性的；而对于罐装苹果酱来说，则是臆造的。

事实上，在我国商标法上，情况也是如此。商标法第11条第1款规定了三种不得作为商标注册的情形，这三种情形也就是商标缺乏显著特征的基本情形。其中，前两种情形都必须将标志与其使用的商品联系在一起才能确定。

具体到本案，一审法院以“家庭”一词是“常用词汇”为由，认定其区别特征不强，实际是对“家庭”一词作为商标是否具有显著特征进行了审查。这从一审法院以商标法第9条第1款为判决依据可以很清楚地看出来。但这种只从标志本身而不与其使用的商品相结合的方法，似乎有值得推敲的余地。二审法院在肯定了一审法院上述认定的同时，将“家庭”一词与其所使用的商品(杂志)联系在一起，认为，“家庭”作为报刊杂志名称的一部分，具有说明刊物本身特点或者刊物读者群特点的功能和属性。应当说，二审法院的这一看法，比一审法院有很大进步。在某种意义上，二审法院实际上已经修正了一审法院的立场，不是从标志本身是否普通、常用，而是从标志与商品之间的联系，来分析“家庭”商标受保护的范围和程度，这一点是值得肯定的。

不过，从本案中我们可以发现，有两个问题需要特别指出，并应当引起司法实践部门的重视：第一，法院应当在什么情况下对已经获准注册的商标的显著特征进行审查。第二，法院在审查商标显著特征时应适用商标法第9条第1款还是第11条第1款，或者两者同时适用？

对于第一个问题，首先可以明确的是，在涉及商标注册及商标争议的行政诉讼中，法院应当对商标的显著特征进行审查，以确定申请商标的可注册性或已注册商标的有效性。而在商标民事纠纷案件中，无论是侵权纠纷、确权纠纷还是合同纠纷，在法院未被授权对注册商标的有效性进行普遍的司法审查的情况下，由于法院不能直接认定涉案商标注册无效，因而法院不宜从涉案商标是否有效的角度对商标的显著特征进行审查。在本书某公司诉四川某化工厂商标侵权纠纷案中，针对被告提出的涉案商标“敌杀死”为农药的通用名称的主张，四川高院认为，“根据我国商标管理的有关规定，有效期内的注册商标如因所有人疏于管理而使注册商标的显著性丧失，该商标将因缺乏显著性而被撤销……但在国家商标局未宣布对该注册商标撤销前，仍应受商标法保护"。我们认为这一做法是可取的。

在本案中，法院讨论涉案商标的显著性问题显然不是为了确定涉案商标的有效性，而是为了限定涉案商标的保护范围。一审法院认为对涉案商标的保护应该严格限定在他人不得单独或突出地在相同或近似商品上使用该商标或名称的范围内，二审法院则依据商标法实施条例第49条将被告的行为认定为“正当使用”。这就衍生出另外一个问题：商标的显著特征与商标的正当使用或合理使用之间有无关系？关于商标的正当使用问题，我们将在本书第三章中专门讨论，故不再展开。我们的基本看法是，适用商标法实施条例第49条的前提条件是“注册商标中含有本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有地名”，法院所要认定的是一个注册商标中是否含有这些标志，而不是含有这些标志的商标的显著性。含有这些标志的商标本身并不一定缺乏显著特征，它们可以通过使用获得显著特征，但即便如此，商标专用权人也无权禁止他人的正当使用。在此情况下，我们不难发现，如果法院对涉案商标的显著特征进行认定，无论最终结论如何，与商标法实施条例第49条的适用基本上没有关系。因而这种认定也就没有多少意义。

在这个问题上，北京朝阳区法院在最近的一个案件中的判决意见是很值得关注的。该案涉案商标为“世界电影”，核定使用商品为第16类“期刊、杂志”，被告上海某杂志社在其出版的杂志上使用了“世界电影”四个字。针对被告提出的不是商标意义上使用，只是描述杂志内容的正当使用的主张，该法院认为，“‘世界电影'四个字，本身系日常用语，可以用于指代世界范围内的电影。如果仅在口头交流或书面叙述中使用‘世界电影'文字是正当的，不是商标意义上的使用，不会涉及商标法所保护的‘世界电影’商标的权利范围。但是在‘杂志’这种商品上使用，就会涉及本案中影协享有专用权的‘世界电影'商标，因为该商标核准专用权的范围恰恰是'杂志、期刊’?…-对某杂志社称其使用‘世界电影’的方式系正当使用的答辩，由于某杂志社使用‘世界电影'是作为杂志名称，而非用于描述杂志内容，故该答辩意见本院不予支持”。

对于第二个问题，我们可以将商标法第9条第1款和第11条第1款看作是一个问题的两个方面：第9条第1款从积极的方面对商标应具备的显著特征提出了要求，而第11条第1款则从消极方面规定了不具有显著特征的三种情形。但在方法上，一个商标只要不属于第11条第1款所规定的三种情形之一，就应认定其具有显著特征，因而应首先认定涉案商标是否属于第11条所规定的三种情形；如果属于三种情形之一，则应进一步考虑是否属于该条第2款所规定的经过使用取得显著特征。在此情况下，我们不难发现，似乎没有适用第9条第1款的必要，因为根据第9条第1款是没有办法得出涉案商标是否具有显著特征的结论的。

(七)对本案的思考

1.商标的显著特征是商标获准注册并享受保护的实质条件之一，是决定一个商标注册是否有效的基本条件。

2.商标是否具有显著特征通常是由商标局在注册审查时加以认定，在法院没有被授权对商标注册有效性直接进行审查的情况下，法院在商标侵权案件中应慎重对待商标显著特征的认定。

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