在先使用的商品名称被他人注册为商标后的认定及处理-巨人网络通讯

案例：某床上用品公司诉深圳某公司商标侵权纠纷案

（一）案情简介 _

原告某床上用品厂有限公司于1994年1月5日向国家商标局申请注册“水鸟”商标，1995年9月21日获得注册，核定使用商品为第24类。被告深圳某公司成立于1994年8月，主要经营床上用品和装饰布等，有自己的注册商标。被告在其生产和销售的被子、被套及其外包装上标明了其注册商标，同时在部分被子、被芯的外包装上印上“水鸟被”字样，在招贴画上亦印有“水鸟被”字样，在产品的购物发票上标明“水鸟被”，在其产品的广告资料中亦使用了“水鸟被"字样。

（二）本案涉及的知识点

在先使用的商标被他人注册后在先使用者是否可以继续使用？

（三）与本案有关的现行法规

商标法实施条例第54条连续使用至1993年7月1日的服务商标，与他人在相同或者类似的服务上已注册的服务商标相同或者近似的，可以继续使用；但是，1993年7月1日后中断使用3年以上的，不得继续使用。

（四）法院的判决结果及理由

一审法院认为，被告在相同商品上使用“水鸟”字样，将其作为商品名称使用，未经原告许可，足以造成消费者误认，构成侵权。一审法院于1998年12月10日作出判决，要求被告停止侵权、销毁印有“水鸟”字样的标识及包装、宣传品和产品说明书，赔礼道歉，并赔偿损失。

被告不服一审判决，以其在先使用“水鸟被”名称等理由提起上诉。二审法院认同了一审法院有关构成侵权的意见。对于上诉人称其使用“水鸟被”名称在先，应允许其继续使用的主张，认为理由不足，不予采纳。除变更了被告应赔偿的经济损失数额外，二审法院维持了一审判决的其余各项。

（五）案例评述

首先要说明的是，先用权问题并不是本案当事人争议的关键问题。从某种意义上说，本案作为一个有关通用名称的案例更为合适。之所以将本案放在这里讨论，是因为本案的二审法院在判决中对先用权问题进行了较为集中的分析。尽管二审法院没有采纳深圳某公司有关“先用权”的主张，但其所作的相关分析对于处理先用权问题还是很有意义的。

我国实行商标专用权注册产生制，只有经过商标局核准注册的商标才享有商标专用权。2001年商标法修订时增加了对在先使用的未注册商标的保护，但也仅规定那些“有一定影响”的未注册商标可以对抗“以不正当手段”取得的注册，除未注册的驰名商标外，既没有规定禁止使用，也没有规定在先使用人有权继续使用。因此，我们认为,在所谓先用权问题上，现行商标法与1993年商标法相比并没有任何变化。本案发生在2001年商标法修订之前，二审法院是根据1993年商标法来处理所谓先用权问题的。二审法院的有关意见，在现行商标法之下仍然是有价值的。

针对上诉人（原审被告）所提出的先用权问题，二审法院首先指出：“上诉人称其使用‘水鸟被'名称在先，因而应允许其继续使用一节，由于我国实行商标注册原则，在被上诉人已合法取得‘水鸟'商标专用权的情况下，依照我国商标法第38条和商标法实施条例第41条的规定，上诉人不得再将注册文字作为商品名称使用。否则即构成侵权。”二审法院的这一说法是非常有道理的。根据现行商标法第52条第（1）项的规定，未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的行为，属于商标侵权行为。这一规定在1993年商标法中也是相同的。在这里，法律并没有规定区分是在先的使用还是在后的使用。从法律解释学的角度看，除非法律另有规定，否则无论在先的使用还是在后的使用，都应构成侵权。我们认为，根据商标法第52条第（1）项的规定，商标注册人有权禁止在先使用人在其获得商标专用权之后的继续使用。也就是说，在先使用人所主张的继续使用，在法律上已进入了商标注册人所享有的商标专用权的范围，在商标法无另外规定的情况下，应属于侵权行为。这是在讨论先用权问题时应确定的一项原则，也是解决先用权问题的前提和基础。

在本案中，二审法院正是在确立了上述原则的基础上，对具体案件中如何处理在先使用人有关先用权的主张提出了一些看法。二审法院提出：“在审判实践中，虽有主张对先使用人给予保护，即允许在先使用人在原有范围内继续使用的，但实际掌握中仍须具备一定的条件。包括先使用人在商标注册前已在自己产销的商品上使用多年，在广告宣传上有了较多的投入，以及所使用的标识或名称具有较大的知名度，得到消费者的认同等。”姑且不论二审法院的这些看法是否正确，但其处理问题的方法是值得肯定的。即使确有必要考虑是否允许在先使用人在原有范围内继续使用，也不能简单地仅以其在先使用为由支持其主张，而必须考察其在先使用是否达到了某种必要的程度或符合某些必要的条件。不过，依莪们的看法，在具体案件中最好不要直接讨论先用权的问题，或采纳在先使用人提出的有关先用权的主张。按照本案二审法院所说的条件，涉案的未注册商标实际上已经达到了甚至超过了现行商标法第31条所说的“有一定影响的商标”。在此情况下，我们认为，法院讨论是否存在着“混淆的可能性”会更合适一些，在理论上可能会更充分一些。尽管我国商标法第52条第（1）项并没有明确提及“混淆的可能性”或“误认”，但无论在理论上还是在司法实践中，“混淆的可能性”或“误认”都被视为构成侵权的必要条件之一。

二审法院在本案中并没有采纳上诉人有关先用权的主张。法院的结论是：“上诉人尚不能提供其使用水鸟文字已具备这些条件的证据。从本案的相关情况看，也不能作出具备这些条件的认定。因此，上诉人要求准许其继续使用水鸟二字于被子上的理由不足，不予采纳。”对二审法院的这一结论，或许会有人提出这样的问题：假设上诉人提供了相关证据，是否应准其继续使用？我们觉得，这一假设本身无论在1993年商标法还是现行商标法下，都是没有必要的。如果本案上诉人提供了相关证据，证明其具备二审法院所说的条件，上诉人就会在一审原告起诉前或诉讼中向商标评审委请求撤销“水鸟”注册商标。

对于先用权问题，我们的总体看法是，在先使用人有关先用权的主张或继续使用的要求，在现行商标法上是没有明确依据的。而且，专利法的情况与商标法有很大差别，不能因为违反专利法承认先用权就认为商标法也应该承认先用权。在商标法明确规定先用权之前，法院对此问题宜慎之又慎。

在讨论先用权问题时，我们觉得有一个问题需要特别加以说明。商标法实施条例第54条规定：“连续使用至1993年7月1日的服务商标，与他人在相同或者类似的服务上已注册的服务商标相同或者近似的，可以继续使用；但是，1993年7月1日后中断使用3年以上的，不得继续使用。”这一规定实际上是由与1993年商标法配套实施的1993年商标法实施细则第48条发展而来的。这一规定是否可以用来支持先用权的主张呢？至少，这个规定是否可以理解为对在先使用的服务商标的先用权的肯定呢？

首先应当肯定的是，对于那些连续使用至1993年7月1日的服务商标，其使用人在1993年7月1日以后并不因该商标被他人注册而不能继续使用。在广州市中级人民法院审理的中国某公司诉花都市某房地产开发有限公司商标侵权纠纷一案中，原告在1995年9月至1996年5月间先后取得了“蒙地卡罗”文字商标在第1类至第42类商品和服务上的商标注册，其中包括第19类非金属建筑物和第36类不动产代理。被告在1992年10月开始建设名为“蒙地卡罗山庄”的房地产项目。广州中院审理认为，被告开发、经营蒙地卡罗山庄，是集不动产物业开发、管理并提供娱乐、餐饮、购物等服务项目为一体的综合性服务项目，其中“蒙地卡罗”字样是作为服务标志使用，应视为服务商标。鉴于被告在1993年7月1日前已开始筹建蒙地卡罗山庄并发布该山庄售楼广告，事实上已经使用“蒙地卡罗”服务商标，且其此后并未改变字体和色彩，根据有关商标法律、规章的规定，被告可以继续使用其“蒙地卡罗”服务商标，但其继续使用权应当以蒙地卡罗山庄地域范围内开发、出售、管理商品房服务范围为限。该案中广州中院对连续使用至1993年7月1日的“蒙地卡罗”服务商标的认定、继续使用范围的限制，我们认为是非常准确的，可供其他法院在处理类似问题时参照。

但是，需要指出的是，商标法实施条例的该条规定（以及1993年商标法实施细则的相关规定）只适用于那些连续使用至1993年7月1日的服务商标，而不适用于在1993年7月1日尚未开始使用或虽在1993年7月1日前已停止使用的服务商标。我们知道，1993年7月1日是商标法1993年修正案生效实施的时间，而我国正是在1993年商标法修正案中才首次承认了服务商标的可注册性。但在1993年7月1日之前，服务商标事实上被大量使用。在1993年7月1日之前，所有的服务商标都无法获得注册，也就根本不存在专用权的问题。为了不使法律的变化影响到那些连续使用至1993年7月1日的服务商标的使用人的利益，1993年商标法实施细则才有此规定，并被现行商标法实施条例所吸引。我们认为，商标法实施条例第54条的目的是限制1993年7月1日后获得的服务商标专用权对连续使用至1993年7月1日的服务商标的适用，在性质上属于“祖父条款”(grandfatherclause)o祖父条款所要解决的问题是，当一部法律或具体某个规则发生变化时，如何保障那些原有法律或规则的“既得利益者”不因法律或规则的变化而受到不合理的损害。在某些情况下，确实可以将祖父条款为既得利益者所提供的保护看作新法或新规则所授予、确认的权利及利益的例外或限制，但其实质却是限制新法或新规则在时间上的效力，至少在商标法上，与普遍适用的先用权无关，不能据此规定来主张所有在先使用的服务商标都可继续使用。

而且，从商标法实施条例第54条的规定中，我们还可以推导出这样的一个结论：在1993年7月1日以后才开始使用的服务商标，以及在1993年7月1日已停止使用但在1993年7月1日以后重新使用的服务商标，在他人获得注册以后，就不能继续使用。这实际上还是否定了在先使用人的所谓“先用权”。

(六)对本案的思考

商标法实施条例第54条是否可以作为在先使用者享有继续使用权的依据？

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