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商标的“在先使用”和“有一定影响力”的认定及处理

【案例】唐某诉商评委注册商标行政纠纷案

（一）案情简介

1998年6月29日，河北省蠡县志远油毡厂（志远油毡厂）在第20类油毡商品上申请注册“石林SHILIN及图”商标（即争议商标），1999年11月28日被核准注册，注世号为第1337817号。该商标于2000年5月28日经商标局核准转让给昆明市官渡区关上兴达防水材料经营部（关上兴达经营部），2003年经商标局核准转让给昆明市官渡区石林防水材料厂（石林防水材料厂）。本案原告唐某为石林防水材料厂业主。

2000年8月16日，本案第三人云南新型建筑材料厂根据2001年修订前的商标法第27条第1款及当时的商标法实施条例第25条第1款第（2）项的规定，向商标评审委提出撤销第1337817号“石林SHILIN及图”商标的申请。云南新型建筑材料厂在1997年购买了濒临破产的昆明建筑材料厂的全部资产，后者于1997年8月经昆明市中级人民法院依法宣告破产。商标评审委经审理认为，争议商标与云南新型建筑材料厂在油毡上在先使用并有一定知名度的“石林牌SHILIN及图”基本相同，志远油毡厂在获得商标专用权后仅四个月即提出注册商标转让申请，将争议商标转让给与云南新型建筑材料厂同处一地的关上兴达经营部，并在商标局核准转让注册之前向昆明市中级人民法院提起商标侵权诉讼，向云南新型建筑材料厂要求50万元经济赔偿，争议商标的注册已构成以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标的行为。商标评审委依据现行商标法第31条、第41条和第43条的规定，于2005年1月5日作出裁定，撤销第1337817号“石林SHILIN及图”注册商标。

原告唐某不服该裁定，向人民法院提起行政诉讼。

（二）本案涉及的知识点

1.他人已经使用并有一定影响的商标的认定。

2.在先使用者所受保护的内容。

（三）与本案有关的现行法规

商标法第31条申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。,第41条第2款已经注册的商标，违反本法第13条、第15条、第16条、第31条规定的，自商标注册之日起5年内，商标所有人或者利害关系人可以请求商标评审委员会裁定撤销该注册商标。对恶意注册的，驰名商标所有人不受5年的时间限制。

（四）法院的判决结果及理由

法院在解决了原告的主体资格、被告适用法律是否正确等问题之后，指出：“就本案而言，判断争议商标的注册是否违反现行商标法第31条的规定的关键在于：在争议商标的申请日，他人已经使用的商标是否具有一定的影响。”法院经审理认为，本案第三人作为撤销争议商标的申请人所提供的证据可以证明“石林牌SHILIN及图”在1994年于云南省范围内有一定的影响，但第三人在商标评审过程中并未提供1995年3月之后到争议商标申请日的1998年6月29日之间长达三年多时间里的使用情况，现有证据无法证明在争议商标申请日“石林牌SHILIN及图”商标仍具有一定的影响。因此，争议商标的注册并未违反现行商标法第31条的规定。于2005年9月22日作出判决，撤销商标评审委的裁定。

（五）评述

1.概述

在2001年修改商标法之前，商标抢注问题曾经引起社会各方面的高度关注。是否应在商标法构架内给予在先使用的未注册商标一定程度的保护，学术界也存在着很大争论。2001年商标法的修改基本上平息了学术界的争议，修改后的商标法第31条明确地规定了对在先使用的未注册商标的保护。

事实上，在2001年修改商标法之前，商标主管机关也曾试图在原商标法的框架内解决商标抢注问题，其基本的方法是扩大对1993年商标法第27条第1款和1993年商标法实施条例第25条第1款的解释和适用。

1993年商标法第27条第1款规定：“已经注册的商标，违反本法第8条规定的，或者是以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的，由商标局撤销该注册商标；其他单位或者个人可以请求商标评审委员会裁定撤销该注册商标。”1993年的商标法实施条例第25条第1款规定下列行为属于“以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的行为”：（1）虚构、隐瞒事实真相或者伪造申请书及有关文件进行注册的；（2）违反诚实信用原则，以复制、翻译等方式，将他人已为公众熟知的商标进行注册的；（3）未经授权，代理人以其名义将被代理人的商标进行注册的；（4）侵犯他人合法在先权利进行注册的；（5）以其他不正当手段取得注册的。在实践中，商标局和商标评审委根据上述规定，撤销了一些抢先注册的商标。但由于当时的法律所限制，这些被撤销的商标还无法进入司法程序。

在本案中，第三人向商标评审委申请撤销涉案商标的时间是在2001年商标法修订之前，但商标评审委审理时2001年修订的商标法已生效实施。根据商标评审规则的规定，商标评审委适用修改后的商标法进行审理。

2.恶意抢注的构成要件

《商标审查和审理标准》对如何适用商标法第31条来审理“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”案件规定了四项要件：（1）他人商标在系争商标申请日之前已经使用并有一定影响；（2）系争商标与他人商标相同或者近似；（3）系争商标所使用的商品/服务与他人商标所使用的商品/服务原则上相同或者类似；（4）系争商标申请人具有恶意。

就本案而言，争议商标“石林SHILIN及图”与第三人所实际使用的商标“石林牌SHILIN及图”明显地属于近似商标，都使用在油毡上，属于在相同商品上的近似商标，当事人对此无异议。因此，本案的关键在于其余两个要件是否得到了满足：一是第三人的商标在争议商标申请日前是否有一定影响，二是争议商标的申请人是否具有恶意。

对于“有一定影响”的判断，《商标审查和审理标准》给出了一些考察因素，包括：（1）相关公众对该商标的知晓情况；（2）该商标使用的持续时间和地理范围；（3）该商标的任何宣传工作的时间、方式、程度、地理范围；（4）其他使该商标产生一定影响的因素。

对于“恶意”的判断，《商标审查和审理标准》也给出了一些考察因素：（1）系争商标申请人与在先使用人曾有贸易往来或者合作关系；（2）系争商标申请人与在先使用人共处相同地域或者双方的商品/服务有相同的销售渠道和地域范围；（3）系争商标申请人与在先使用人曾发生过其他纠纷，可知晓在先使用人商标；（4）系争商标申请人与在先使用人曾有内部人员往来关系；（5）系争商标申请人注册后具有以牟取不当利益为目的，利用在先使用人有一定影响商标的声誉和影响力进行误导宣传，胁迫在先使用人与其进行贸易合作，向在先使用人或者他人索要高额转让费、许可使用费或者侵权赔偿金等行为；（6）他人商标具有较强独创性；（7）其他可以认定为恶意的情形。

就本案而言，商标评审委经审理认为，争议商标的注册已构成以不正当竞争手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标的行为。对于“有一定影响”问题，商标评审委认为，本案在案证据虽尚不足以证明“石林牌SHILIN及图”商标在争议商标注册前已成为驰名商标，但可以证明“石林牌SHILIN及图”商标由昆明新型建筑材料厂较早开始使用，长期以来在云南省建材行业已形成一定知名度。对于恶意注册的问题，商标评审委从两个方面进行了分析：其一，争议商标与“石林牌SHILIN及图”商标相比，主体文字和商标外观基本相同，仅去掉了一个“牌”字；其二，原注册人在获得商标专用权之后仅四个月即提出商标转让申请，将争议商标转让给与云南新型建筑材料厂同处一地的关上兴达经营部，在商标局核准转让注册之前又向昆明市中级人民法院提起商标侵权诉讼，向云南新型建筑材料厂要求50万元的经济赔偿。商标评审委认为，原注册人注册商标的主观意图并非善意使用，而是利用他人具有一定影响的商标转让牟利以及利用注册商标索取高额赔偿，其行为明显具有不正当竞争的主观恶意。

审理法院在判决中只对第三人的“石林牌SHILIN及图”商标是否属于“有一定影响的商标”进行了认定，而没有提及“以不正当手段”注册或“恶意”注册的问题。这或许是出于这样一种考虑：从逻辑上讲，首先应当确定被抢先注册的商标属于“有一定影响的商标”，然后才需要确定是否“以不正当手段抢先注册”。由于法院认定第三人的商标不属于“有一定影响的商标”，因而也就没有必要对注册人的注册是否属于“以不正当手段抢先注册”进行讨论。

审理法院在认定了第三人在争议商标注册以前在先使用了“石林牌SHILIN及图”商标的事实以后，转而对该商标“有一定的影响”的时间界线进行了考察。法院认为，第三人所提供的证据只能证明该商标在1994年于云南省范围内有一定的影响，而没有提供自1995年3月至争议商标申请日1998年6月之间长达三年多的时间里使用该商标的证据。法院在这里提出了一个非常有价值的观点：商标的影响力是一个动态的过程，而不是一种静止的状态。这意味着，在方法上，判断一个在先使用的未注册商标是否“有一定影响”时，应将申请日前的使用作为一个持续不断的过程来考察，而不应截取某一个时间片断来考察。由于第三人在商标评审过程中并不提供从1995年3月至申请日使用该商标的证据，而且，本案还有一个特殊的背景,该商标的原使用人于1993年起开始亏损，1997年8月20日破产，因此法院认定，该商标在1994年时曾经有一定的影响，但其影响力到申请日已经消失。

我们认为，商标的影响力，既是一个时间概念，又是一个空间概念。就时间而言，任何一个商标的影响力，包括驰名商标的影响力，都不会是一成不变的，必须结合商标所有人的使用情况进行动态的考察，过去有影响力并不意味着在注册人提出注册申请时仍然有影响力。北京一中院的做法是非常值得肯定的。就空间而言，对在先使用的未注册商标的影响力的要求应有一定的地域限制，《商标审理和审理标准》规定的是“一定地域范围内”，但这一地域范围究竟应该有多大，则只能在个案中根据具体案情确定。

对于“以不正当手段注册”，亦即恶意注册问题，首先应当搞清楚两个基本问题：第一，商标法第31条中的“以不正当手段”与“抢先注册”之间的关系；第二，商标法第31条中的“以不正当手段”与商标法第41条第1款中的“以不正当手段”之间的关系。

就第一个问题而言，我们认为，“抢先注册”本身并不是“以不正当手段”，单凭抢先注册就认定“恶意”注册是没有法律依据的。

关于第二个问题，《商标审查与审理标准》认定商标法第41条第1款中的“以不正当竞争手段”取得注册是指基于进行不正当竞争、牟取非正常利益的目的，恶意进行注册的行为，具体是指在商标法第13条、第15条、第31条等条款规定的情形之外，确有充分证据证明系争商标注册人明知或者应知为他人在先使用的商标而申请注册的情况。很显然，这个标准的制定者即商标局和商标评审委把商标法第31条和第41条第1款中的“以不正当手段”解释成相同含义。我们认为，这是非常错误的。

首先，这种解释不符合商标法修订的历史。现行商标法第41条第1款与1993年商标法第27条第1款虽然在文字上有明显的传承关系，但两者的含义却不相同，，或者说，不应当按照相同的方法进行解释。仅就不当注册的商标而言，现行商标法与1993年商标法相比较，至少增加了四个方面的规定：一是与他人在先权利冲突的商标，体现在现行商标法第9条第1款和第31条第一句中；二是复制、摹仿或者翻译他人驰名商标的商标，体现在现行商标法第13条中；三是代理人未经授权以自己的名称注册的商标，体现在现行商标法第15条中；四是含有虚假地理标志的商标，体现在现行商标法第16条中。2001年所增加的这四个方面的规定，直接对应的商标法第41条第2款，而这一款规定则是1993年商标法中所没有的。由此可以看出，如果说1993年商标法因为缺少这四个方面的规定，不得不对其第27条第1款作广大解释，作为权宜之计，是可以接受的。但在现行商标法已增加了上述四个方面的规定,并且在原第27条第1款之后增加了新的一款，即现行商标法第41条第2款，商标局和商标评审委还要继续对该条第1款作扩大解释，是不恰当的。

其次，这种解释也是不合逻辑的。现行商标法第31条规定不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标，如前所述，这一条的适用有两个条件：一是被抢先注册的商标“有一定影响”，二是抢先注册是“以不正当手段”所为。按照《商标审查与审理标准》的说明，商标法第41条第1款中的“以不正当手段”取得的注册有两个构成条件：一是所注册的商标为“他人在先使用”的商标，二是注册人的“明知或者应知”。虽然“明知或者应知”只是一种主观状态，既非“不正当手段”，亦非“不正当竞争、牟取非法利益的目的”或“恶意”，但无论“以不正当手段”取得的注册或出于“不正当竞争、牟取非法利益的目的”的注册，必然以注册人“明知”其所抢注的商标是他人在先使用的商标为构成要件。按照这种解释，现行商标法第31条后一句话就完全没有必要存在。

最后，这种解释将损害我国商标法的基本制度。商标专用权注册产生制是我国商标法的一项基本制度，在通常情况下，未注册商标既不享有专用权，也不具有对抗已注册商标的效力。按照这种解释，未注册商标虽然不享有专用权，但在先的使用却可以广泛地对抗他人后来的注册。商标法第31条可以理解为注册原则的一个例外，由于有严格的适用条件，不会对我国商标法的基本制度产生很大冲击。而按照商标局和商标评审委对商标法第41条第1款的解释，任何一个在先使用的商标，不论其是否“有一定影响”，只是注册人是在“明知或者应知”的情况下进行注册，即为“以不正当手段”取得的注册。从相反的角度来看，对于他人已经在先使用的商标，只有在“不知道并且没有合理理由知道”的情况下取得的注册才为合法、有效。商标注册人要证明自己“不知道并且没有合理理由知道”，在事实上几乎是不可能的。

在澄清了两个基本问题之后，我们认为，“以不正当手段”一语虽然强调的是抢先注册的手段，但在认定时应着重于考察注册人的目的和动机，而不是手段本身。而注册人的目的和动机总要是通过一定的行为表现出来，因此，《商标审查与审理标准》所列举的七项因素还是比较全面的。

需要特别强调的是，我们认为，商标法第31条有关在先使用的未注册商标的保护只能理解为商标权注册产生制度的一项例外，其适用应受严格限制。它既不意味着在先使用者享有任何实体意义上的商标权，也不意味着在先使用者享有任何获得商标注册的“优先权”或在先的“申请权”。

(六)对本案的思考

1.如何认定恶意注册？

2.抢先注册他人在先使用并有一定影响的商标是否都违反商标法第31条？

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