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未注册商标需要扩大保护时，可以认定为驰名商标

【案例】蒙牛乳业（集团）公司与董某、白雪公主乳业公司商标侵权及不正当竞争纠纷案

（一）案情简介

内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司（以下简称蒙牛公司）是一家大型乳品企业。据一审法院查明的事实表明，该公司从2000年起陆续推出了以“酸酸乳”命名的系列乳饮料。2005年12月，蒙牛公司发现内蒙古呼和浩特市新城区五棵松超市业主董某正在销售一种由河南安阳白雪公主乳业有限公司（以下简称白雪公司）生产的“酸酸乳”与蒙牛公司“酸酸乳”一样的品牌，而且包装、装潢也与蒙牛公司“酸酸乳”特有的包装、装潢极为近似。蒙牛公司遂向呼和浩特市中级人民法院（以下简称呼市中院）提起诉讼，请求法院判令二被告立即停止侵权及不正当竞争行为，并承担本案全部的诉讼费用。

呼市中院经审理认定“酸酸乳”为驰名商标，认为二被告在相同的乳饮料商品上使用原告未注册但已驰名的“酸酸乳”商标及特有的包装、装潢，足以误导消费者，构成商标侵权和不正当竞争行为，判决二被告立即停止侵权和不正当竞争行为。白雪公司不服，向内蒙古高级人民法院提起上诉。

（二）本案涉及的知识点

1.认定未注册的驰名商标应具备的前提和条件；

2.未注册驰名商标的保护方式和范围。

（三）与本案有关的现行法规

商标法第13条第1款就相同或者类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人未在中国注册的驰名商标，容易导致混淆的，不予注册并禁止使用。

最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释第2条依据商标法第13条第1款的规定，复制、摹仿、翻译他人未在中国注册的驰名商标或其主要部分，在相同或者类似商品上作为商标使用，容易导致混淆的，应当承担停止侵害的民事法律责任。

（四）当事人的意见及其理由

蒙牛公司诉称，蒙牛公司作为中国大型的乳品企业之一，从2000年起陆续推出了以“酸酸乳”命名的系列乳饮料，并提出了外观专利申请，做了大量的广告宣传，使其获得了极高的知名度和良好的市场声誉，成为全国家喻户晓的品牌。蒙牛公司认为被告在相同及类似的商品上使用原告的“酸酸乳”品牌及特有的包装、装潢，极易导致消费者混淆和误认，应当被禁止使用。

白雪公司在上诉中诉称，“酸酸乳”这一名称是由石家庄三鹿集团于2000年最先确定并使用的，蒙牛公司是在2002年以后才开始生产和销售酸酸乳的，一审认定蒙牛酸酸乳是2000年起生产是错误的，蒙牛公司对酸酸乳不具有首创性。白雪公司同时主张，酸酸乳的形象是全国许多乳业公司宣传打造出来的，生产酸酸乳的企业不下几十家。白雪公司认为，本案至多是白雪公司侵犯了蒙牛公司产品的外包装或版权，一审法院判决白雪公司侵犯蒙牛公司的商标权是错误的，司法认定酸酸乳为蒙牛公司未注册驰名商标也是多余的，和事实也是相悖的。

在二审过程中，石家庄三鹿集团向内蒙高院提交了异议书，认为三鹿集团是酸酸乳名称的首创者，蒙牛公司没有资格独占酸酸乳商标。

（五）法院的判决结果及其理由

二审法院经审理认为，其查明的基本事实和原审法院查明的基本事实一致，认为“酸酸乳”应认定为驰名商标，因而驳回上诉，维持原判。

不过，二审法院在判决中特别指出：“一个商标的驰名与否是一种客观状态，而这种客观状况会随着时间的推移而发生变化，是一种动态过程。如某一商标在刚刚进入市场时并不驰名，一定时间后成了驰名商标；同样，一个驰名商标也可能因产品淡出市场等原因被相关公众淡忘而不再驰名。因此，司法认定的驰名商标的效力只在发生争议的该案件中有效，不针对其他市场主体。驰名商标的主要作用就是帮助企业更好地解决商标侵权纠纷，认定驰名商标只是一种法律保护手段。总之，一个商标的驰名与否最终要由市场来决定。”

（六）评述

在本案之前，法院所认定的都是已在中国注册的商标，本案是法院认定未在中国注册的商标为驰名商标的第一个案件，因此，从中可以发现未注册的驰名商标认定中的一些理论和实务问题。

1.未注册商标的可注册性

商标法第13条第1款和第2款分别规定了“未在中国注册”的驰名商标和“已经在中国注册”的驰名商标的保护。这容易使人以为“未注册驰名商标”是与“已注册驰名商标”相对立的概念，或者认为驰名商标可以分为“已注册”和“未注册”两个不同的类别。其实不然。虽然未注册驰名商标和已注册驰名商标都是驰名商标，但我们不应把“已注册驰名商标”和“未注册驰名商标"放在“驰名商标”的范畴里进行讨论，而是应当把“已注册驰名商标”和“未注册驰名商标”分别放在“注册商标”和“未注册商标”的范畴里进行讨论。我们这样主张的基本理由是，如果将未注册驰名商标放在驰名商标的范畴里进行讨论，人们往往会把驰名商标分为未注册驰名商标和已注册驰名商标两类，并把关注的重点放在“驰名”或“知名度”的考察上，从而很容易忽视了未注册商标的可注册性问题，就有可能把那些按商标法规定不可以作为商标使用或不得注册的标志认定为未注册驰名商标。正是基于这种考虑，我们在本书中将未注册驰名商标问题放在本章（未注册商标的司法保护）而不是第八章（驰名商标的司法认定与保护）进行讨论。

商标注册制度是各国商标法普遍采用的一种制度，即使在那些坚持商标权使用产生制的国家里，也都建立起了商标注册制度。因此，“注册商标”这一概念所指的是那些通过了商标局的审查，并经过了商标法律法规所规定的各种法定程序的商标。尽管在实践中商标局的审查以及各种法定程序也不能保证那些已经注册的商标都会完全符合商标法规定的条件和要求，但获准注册本身至少可以作为该商标已符合规定条件和要求的初步证据。在没有足够的证据以及经过必要的法定程序之前，法院应当承认注册商标的法律地位和效力。因此，对于已注册驰名商标，法院在通常情况下只需根据商标法第14条的规定审查其是否属于驰名商标即可，而没有必要对其注册有效性进行审查。

但是，对于未注册驰名商标，情况就有所不同了。由于未注册商标没有进入商标注册审查的程序，或者没有能够最终通过商标注册程序，其合法性本身并未得到商标主管机关的确认，因此，人民法院在适用商标法第13条第1款对未注册驰名商标进行保护时，首先要做的事情并不是根据商标法第14条的规定对该未注册商标是否属于驰名商标进行认定，而是对其合法性进行确认。

根据商标的构成，我们将未注册商标分为两种情况：一是可以注册的未注册商标，二是不可注册的未注册商标。可以注册的未注册商标是指那些符合商标法规定的可以作为商标注册的，但商标所有人未按商标法规定的程序向商标局申请注册的商标。就商标的构成要素及其识别商品的功能而言，这些未注册商标与注册商标并无多大差别，只是由于未经注册，不能享有商标专用权。不可注册的未注册商标是指那些根据商标法规定不能作为商标注册的商标，这些商标即使向商标局提出申请，也不会获准注册。

根据我国商标法的规定，不可作为商标注册的标志主要有三种情况：一是违反商标法第10条规定的商标，二是不符合商标法第8条以及违反商标法第11条、第12条规定的商标，三是违反商标法第9条、第13条、第15条、第16条、第28条及第31条规定的商标。在第一种情况下，由于这些标志属于商标禁用标志，不得作为商标使用，因而不但不可以作为商标注册，而且根本就不可以作为商标使用，违者要承担相应的法律后果。在第二种情况下，商标法仅规定这些标志不得作为商标注册，意味着这些标志是可以作为商标使用的，使用并不产生违法的后果。在第三种情况下，商标本身是可以作为商标注册和使用的，只是商标注册人或使用人的注册或使用将损害他人的合法权益。

2.未注册驰名商标的合法性

如前所述，未注册商标的合法性或可注册性是没有经过商标主管机关的审查的。这意味着，法院在将一个未注册商标认定为驰名商标时，应首先对其合法性进行审查。

很显然，作为驰名商标请求保护的未注册商标属于可以注册但未申请注册的商标或尚未被核准注册的商标，其合法性是应当得到确认的。但是，如果请求保护的未注册商标属于不可以注册的商标，则其合法性则应区分不同情况加以不同处理。

我们认为，前述第一种情况下的商标是非法的商标，不应被认定为驰名商标。第二种情况下的商标应进一步考察其是否属于商标法第11条第2款所规定的情形，否则也不应被认定为驰名商标。第三种情况下的商标在我国现行商标法下处理起来可能会比较复杂。如果这些商标已经获准注册，则可根据商标法第41条第2款和第3款的规定，在注册之日起5年之内（恶意注册驰名商标不受此限）通过商标评审程序予以撤销，但5年期满后即不可以撤销。对于实际使用而未注册的，商标法却没有任何规定。我们的看法是，根据商标法的基本原理以及其他国家和地区商标法的相关规定，5年期满后变成不可争议商标的那些注册商标，也不得对抗在先的权利人或注册商标，有鉴于此，与他人在先注册或在先权利冲突的未注册商标，是不应被认定为驰名商标的。

3.未注册驰名商标司法保护的范围

关于未注册驰名商标司法保护的范围，我们认为应根据商标法第13条第1款的规定来确定。该款规定：“就相同或者类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人未在中国注册的驰名商标，容易导致混淆的，不予注册并禁止使用。”这一规定实际上包括了两个方面的保护：一是“不予注册”，二是“禁止使用”。对于不予注册，在我国现行商标法之下，只有在商标注册程序及其司法审查程序中才可以适用，在民事纠纷案件中没有适用的余地，我们在此就不加讨论了。

我国是实行商标专用权注册产生制的国家，只有经商标局核准注册的商标才享有专用权。未注册商标虽然在现行商标法上受到一定程度的保护，但仍未授予任何形式的专用权或专有权。在此背景下，商标法第13条第1款有关“禁止使用”的规定就衍生出一系列问题，诸如被禁止的使用在性质上是否属于商标侵权行为、相关案件是否属于侵权纠纷以及商标所有人是否可以要求赔偿损失，等等。限于本节的目的和篇幅，我们这里只简要地讨论损害赔偿的问题。

无论是从商标法第13条第1款还是最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释第2条的表述上看，未注册驰名商标的所有人似乎都不能请求损害赔偿。我们认为，未经许可使用他人未注册驰名商标，实际上“盗用”了通过该未注册驰名商标体现出来的商誉，在理论上属于非法获利，非法使用人不承担赔偿责任似乎既不公平合理，也不利于有效制止假冒未注册驰名商标的不法行为。同时，反不正当竞争法第20条的规定，经营者擅自使用知名商品特有的名称、包装、装潢，或者使用与知名商品近似的名称、包装、装潢，造成和他人的知名商品相混淆，使购买者误认为是该知名商品，应当承担损害赔偿责任。最高人民法院在2007年1月12日发布的反不正当竞争法司法解释第17条明确规定：确定反不正当竞争法第5条、第9条、第14条规定的不正当竞争行为的损害赔偿额，可以参照确定侵犯注册商标专用权的损害赔偿数额的方法进行。从理论上讲，未注册驰名商标与知名商品特有的名称、包装、装潢都起到了识别商品来源的作用，都属于广义上的商标。而且，知名商品所要求的知名度显然要低于驰名商标的知名度，这一点可以从反不正当竞争法司法解释第1条和第2条对“知名商品”和“特有的名称、包装、装潢”的定义上很清楚地看出来。由于我们看到了一件极不合情理的“怪事”：未注册驰名商标的知名度要求高，假冒行为对消费者和社会经济秩序危害大，但保护水平却低于知名度要求低、假冒行为危害较小的知名商品的特有名称、包装和装潢。

4.本案存在的主要问题

本案被称为我国未注册驰名商标司法认定的第一案，并且引起了广泛的争议。本案反映出了未注册商标司法保护中较为普遍地存在的一个主要问题，即法院在很多情况下并没有对未注册商标的合法性进行必要的审查，使一些不符合商标法规定的未注册商标得到了不应有的保护。

既然本案中法院欲认定“酸酸乳”为蒙牛公司未注册的驰名商标，就应首先对“酸酸乳”作为未注册驰名商标的合法性进行必要的审查，但无论一审法院还是二审法院都没有这样做。

在本案中，蒙牛公司请求保护的未注册商标“酸酸乳”显然不属于商标法第10条规定不得作为商标使用的标志，现有证据也不能证明其属于商标法第9条、第13条、第15条、第16条、第28条以及第31条所规定的各项情形，根据商标法的规定是可以作为商标使用的标志。但是，无论蒙牛公司还是白雪公司或案外第三人，都把“酸酸乳”标志用在一种带酸甜味的乳饮料上。按照商标法第11条第（2）项的规定，仅仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的标志是不得作为商标注册的。使用在这种带酸甜味的乳饮料上的“酸酸乳”标志显然是不得作为商标注册的。事实上，本案中蒙牛公司及案外第三人都曾就“酸酸乳”商标向商标局申请注册，但被商标局驳回。这说明，“酸酸乳”作它一个直接表示商品的主要原料及味道的标志，即商标法意义上的适用名称，是不具有可注册性，除非该标志经过使用而获得了“第二含义”。

我们认为，“酸酸乳”标志要作为商标法第13条第1款所规定的未注册驰名商标，首先要证明其经过蒙牛公司的使用而具有了“第二含义”。在众多乳制品企业同时使用“酸酸乳”标志或把酸酸乳作为一种产品名称使用的情况下，蒙牛公司要证明“酸酸乳”标志已具有了“第二含义”，并不是一件很容易的事情。

实际上，法院对那些按商标法规定不得作为商标使用或不得注册的标志进行保护，不单在商标民事纠纷案件中存在，而且在反不正当竞争案件中也曾存在。有法院曾经将被商标局驳回注册的标志作为反不正当竞争法第5条第（2）项规定的“知名商品特有的名称、包装、装潢”进行保护，显然是不合理的。现在，最高人民法院关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释第2条已经明确规定：“有下列情形之一的，人民法院不认定为知名商品特有的名称、包装、装潢：（一）商品的通用名称、图形、型号；（二）仅仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的商品名称；（三）仅由商品自身的性质产生的形状，为获得技术效果而需有的商品形状以及使商品具有实质性价值的形状；（四）其他缺乏显著特征的商品名称、包装、装潢。”如果参照这一规定的话，本案中法院将“酸酸乳”认定为驰名商标，确有值得进一步商榷之处。

（七）对本案的思考

1.为什么未注册驰名商标应具有可注册性？

2.将按商标法规定不得作为商标使用或不得注册的标志认定为未注册驰名商标，会产生什么样的法律后果？

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