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美国驰名商标保护问题的司法现状

一、背景
近年来，知识产权问题越发成为中美贸易摩擦中美国对我国施行政策性攻击手段的发力点。目前，美国贸易代表办公室（USTR）发布的关于知识产权问题特别301调查报告（以下简称“报告”）中，我国处于单独国家报告优先观察国家名单中第一位。美国贸易代表办公室在2019年四月发布的报告围绕中美贸易摩擦中的商标权争议提出，尽管中国官方近年来接连发布了防治恶意商标抢注问题的多个政策性文件，中国对于防止商标恶意抢注的举措没有显著的进步。美方指控数年来美国商标权利人多次向USTR报告存在恶意抢注者（作者注：在我国境内）注册了大量的与美国商标权利人现持有商标品牌没有显著差异的商标。使中国境内第三方可以基于恶意获取此类商标，导致美国商标拥有者的商誉和利益受到损害。①美方向我国在今年2月发布的《关于规范商标注册申请的若干规定（征求意见稿）》提交了美方相关意见，在301报告中提出了美方意见包括了明确核心条款、对抗中国境内恶意商标注册的手段，以及其他需要在商标法修订中体现的重要改革和相关实施法规等内容。美方没有公开其意见内容，但是其在报告涉华商标权问题上指责我国商标审议进程慢、商标审议范畴狭隘、美国企业获得驰名商标困难和美国驰名商标没有得到保护可以大致推测其中诉求。②即，要求我国予以美国驰名商标例外待遇。美国是否有资格对我国提出这种要求？我们应就美国驰名商标法理体系进行分析。
二、驰名商标与驰名商标例外
驰名商标（well-known mark），是指在一国或多国相关市场具有较高商誉和认知的品牌工业产权。根据世界知识产权组织《关于保护驰名商标的规定的联合建议》，驰名商标应在成员各国享有保护以免其在相关市场公共领域受到种种引起消费者混淆行为的威胁，驰名商标应该基于其积累的商业信誉受到无差别的保护，无论其注册与否。③世界贸易组织通过巴黎公约第六条修正条款和与贸易有关的知识产权协定（TRIPS协定），确立了国际间驰名商标的基本认定原则和保护模式。然而如何认定驰名商标，以及对于驰名商标享有的权利，则在各国自己的立法范畴中。④根据巴黎公约要求和公约执行实践，公约国在驰名商标方面的义务和权利具有统一性。⑤美国作为巴黎公约签约国，以美国商标法1126节款作为公约的内化法律，外国驰名商标在美享有国民待遇。⑥然而讽刺的是，美国商标法特有属地原则（territoriality principle）对美国相关市场这一要件有着严格要求，当国际驰名商标权利人在美国相关市场不具备商业实践和商标使用的先在性（priority）时，恶意侵权的美国企业往往可以根据美国商标法逍遥法外，而权利人难以维权。⑦因此，驰名商标在美国法律环境下的应用演变为了驰名商标例外理论（well-known/famous marks exception），即外国驰名商标权利人可以依据其在国际商誉和商业实践突破美国恶意侵权者在美国相关市场的先在权性，以其在美国境外的先在商业实践和商誉成为争议商标在法律意义上的先在使用人（senior user）。然而从美国当前的司法实践来看，驰名商标例外理论在美国前景并不乐观。
案例一：墨西哥吉冈提集团诉迈克尔·达罗与达罗公司商标侵权案
Grupo Gigante SA De CV v.Dallo＆Co.,91 F.3d 1088(9th Cir.2004)
吉冈提集团（Grupo Gigante）是墨西哥一家拥有数十年历史的经营杂货、食品连锁品牌的大型企业，吉冈提（Gigante，西班牙语，意思是巨人）是集团旗下连锁店统一品牌。在1995年之前，吉冈提集团并没有进入美国市场的商业计划。于此同时，本案被告人迈克尔·达罗和其兄弟于1991年在美国加州圣迭戈市开设了一家叫做吉冈提市场（Gigante Market）的便利店，而后又开设了一家分店。1998年，吉冈提集团开始进入美国加州市场，并注意到了达罗兄弟经营的同名便利店。吉冈提在与达罗兄弟协商商标争议解决方案未果后，达罗兄弟向吉冈提集团发函要求后者立刻在美国停止使用吉冈提商标，否则将对吉冈提集团诉诸法律。吉冈提集团先发制人，以巴黎公约作为法律依据，向加州中区法院提起诉讼，控告达罗兄弟侵犯其商标权与不正当竞争，要求法院取消达罗兄弟在美的吉冈提注册商标。
在区法院初审受到挫折后，吉冈提集团上诉至加州所属的第九巡回区上诉法院。以科林菲尔德法官为代表的第九巡回区上诉庭旁征博引，在巴黎公约适用性、加州普通法商标权利等主张不利于吉冈提集团的情况下，从合理公共政策（sound policy）的角度出发，在审理中提出了“一个完全没有驰名商标例外的绝对地域原则，将会助长欺诈和消费者的混淆。贸易可以跨过边境，在这个移民国家，人也如此。商标，究其核心，在于保护消费者免于混淆和欺骗。利用商标法来愚弄移民，使他们相信自己在故土的商店购物，不具有正当性。”⑧的思想，最终依靠E-system案延伸出的增强第二含义六要素测试，在避免完全剔除属地原则的情况下，认定由于吉冈提集团在美国相关市场消费者中具有重要认知，适用驰名商标例外。
第九巡回区上诉法院的判决体现了该巡回区法官的对于商标权特别是驰名商标问题国际治理的全球化视野和敏感性。然而，从美国现行法律体系出发，吉冈提案的判决对国外驰名商标权利人或是支持驰名商标理论的美国法学家而言甚至谈不上是一个阶段性胜利。第九巡回区在判决书中很清楚地表明了该案的判决并非基于巴黎公约（国际公约需国会立法内化方可成为美国法院可执行的法律），也不是基于联邦商标法，更不是基于加州普通法商标权法理，是一项基本基于合理政策的判决，在无成文法可依、无判例可循的情况下，第九巡回区以其司法自由裁量权（judicial discretion）基于合理政策进行裁判，不仅在法理上支撑薄弱，而且存在着越过国会立法权越权的风险。⑨这一判决的结果和思想虽然令人尊重，然而从判决技术出发并非一桩好案，很有可能在最高法院日后相关诉讼的判决中被推翻。
案例二：印度ITC公司诉美国庞奇尼公司商标侵权纠纷
ITCLtd.v.Punchgini,Inc.,482 F.3d 135(2d Cir.2007)
ITC有限是一家在印度注册成立的公司，通过它的子公司ITC酒店有限公司在印度掌握着大量的酒店和餐饮品牌。本案争议核心的布卡拉（Bukhara）品牌，就是ITC公司拥有的印度菜餐厅品牌之一。首家布卡拉餐厅于1977年开设在新德里，至今仍然在运营，并且拥有一定的国际声望。在过去的三十年时间里ITC公司致力于拓展布卡拉品牌的影响力，通过直接投资或加盟授权的方式在香港、曼谷、巴林、蒙特利尔、孟加拉、新加坡、加德满都、阿漫、纽约、芝加哥等地开设了分店，其中布卡拉位于纽约的分店开设于1986年。截至ITC首次向庞奇尼提起商标权侵权诉讼的2004年为止，ITC公司在美国所经营的两家分店均已经停止营业——纽约布卡拉餐厅停止营业于1991年12月，在1997年9月，ITC停止了对布卡拉芝加哥的授权。此时除ITC最初注册的“布卡拉”商标之外，ITC在美国已经不再拥有、经营或授权任何布卡拉品牌餐厅。直至2001年，ITC公司才重新在美国以达尔·布卡拉（Dal Bukhara）商标经营包装食品，通过在加利福尼亚州和新泽西的两个经销商在美国进行贩卖，并于2003年参加了纽约市食品展。另一方面在1999年，拉贾·易汉吉、维基·伟杰等被告人在美国创办了庞奇尼公司，经营印度菜餐厅，庞奇尼公司三名创始人均拥有在美国或其他地区布卡拉品牌餐厅工作的经验。在经历了两个不成功的品牌后，三人将旗下餐厅更名为布卡拉烧烤（Bukhara Grill），并且在招牌式样、店铺装潢布局上极力模仿真正的布卡拉餐厅。维基·伟杰在其证词中提及“（因为）纽约已经不存在布卡拉餐厅，所以他们直接使用了这一商标”。在更名获取了一定商业成功后，庞奇尼公司股东和新加入的合伙人进一步注册了“布卡拉烧烤·二”（Bukhara Grill II）公司，并在纽约开设了同名的“布卡拉烧烤·二”餐厅。
对此，ITC公司于2004年在纽约南区联邦区法院提起诉讼，指控庞奇尼公司使用相似商标、与原告布卡拉餐厅有关联的商业装潢，构成了对ITC公司旗下布卡拉餐厅品牌的商标权侵权，提起了包括商标侵权、不正当竞争和虚假广告宣传在内的数项州法和联邦法主张。初审中，纽约南区法院认为ITC公司已经放弃了其在美国对于布卡拉品牌的商标使用，遂以简易程序驳回了ITC公司的全部诉讼请求。⑩ITC公司不服判决，上诉至纽约州所属的第二巡回区上诉法院。第二巡回区上诉法院重审此案，肯定了ITC公司放弃了其在美国境内的“布卡拉”品牌餐饮服务商标权利，维持原判。第二巡回区上诉法庭认为，美国国会并没有就驰名商标理论进行正式立法将其融入美国现行联邦商标法内，因此ITC公司以其仍在美国国外继续使用布卡拉餐厅品牌商标主张自身仍然享有联邦商标法相关商标权利，并作为其在美国提起反不正当竞争诉讼的主张不成立。另一方面，驰名商标理论是否被纽约州通法所采纳，则需要由纽约州最高州法院（纽约州上诉法院）对纽约州普通法进行司法解释。纽约州上诉法院在对第二巡回区上诉法院的咨询函回函指出，纽约州并没有把驰名商标理论纳入纽约州普通法体系。[11]因此第二巡回区上诉法院认定，ITC公司不具备纽约州普通法下的商标权权利，其基于州法的反不正当竞争主张无效。最后，第二巡回区上诉法院赞同区法院做出的ITC公司并没有对被告人提起虚假广告宣传的诉讼资格认定，第二巡回区上诉法院维持了全部的原判结果。
ITC诉庞奇尼上诉结果，在法律界、学界、商界均引发了强烈反应，北京大学知识产权研究中心蔡元臻老师在《美国驰名商标法则、TRIPS协议与香烟平装立法》一文中认为这是驰名商标法则在美遭遇的重挫。[12]然而，正如本文对吉冈提案判决的不乐观分析，ITC公司败诉并不是单纯的美国法律保守主义和文本主义学派的局部胜利，第二巡回区上诉法院在本案的审理中体现了严谨和专业的判决逻辑。美国商标法对于巴黎公约驰名商标理论的立法内化成果目前仅停留在美国法典第15卷1126节予以外国驰名商标权利人国民待遇。实际上，美方国民待遇才是最大的雷区，单纯对境外驰名商标权利人适用联邦商标法测试只会令没有在美进行商业使用或离开美国市场的境外权利人处于不利地位。第二巡回区拒绝就兰哈姆法案内化了驰名商标理论特别是驰名商标例外原则作出判决，以避免干涉立法权。尽管判决结果严重不符合实质正义，然而在法律适用和解释上纽约南区法院和第二巡回上诉法院对于联邦商标法的适用完全无误。由于ITC公司在1997年其布卡拉芝加哥分店结束营业后的连续三年内在美国境内未有使用布卡拉品牌进行餐饮服务，且ITC公司提出的诸多理由（ITC公司提出其于2001年开始经营的达尔·布卡拉品牌包装食品，作为其没有放弃布卡拉商标的依据，包装食品属于国际商标分类第30大类而餐饮服务属于第43大类，两者属于不同的经营范围和商标种类）未能说服陪审团相信其仍有继续使用布卡拉商标的意愿，构成了对布卡拉商标的自然放弃，符合美国商标法中的放弃使用原则。[13]
本案中，ITC公司真正的救命稻草并非巴黎条约或TRIPS协议，也不是美国联邦商标法。而应该是纽约州普通法适用驰名商标例外原则的先在判例。在普通法上，蔡元臻老师提出了法国梅森·普里尼耶酒庄和法国餐饮业大亨佛达伯分别诉美国侵权人案均是在美国无注册商标和商业使用的境外权利人成功维权的判例。然而两案年代久远且均为联邦区法院判决，只能作为说服性佐证。并且纽约州上诉法院在巡回区上诉法院的咨询回函中通过文本主义解释认定两案的判决依据并非是巴黎公约第六条修正条款或驰名商标原则，而是纽约州普通法商标权关于反不正当竞争的司法原则，因此ITC公司要支撑该主张，需要提供其布卡拉品牌已在关联市场（纽约州）建立起第二含义并被足量消费者认知的证据，而不是其在国际上的商誉。[14][15]
因此，无论是从联邦商标法还是纽约州普通法出发，ITC公司均无法获取维权的法律依据，尽管ITC希望从合理公共政策的角度说服第二巡回区，然而正如第二巡回区在判决书中援引针对吉冈提案判决的评论“Policy Rationales Cannot,by Themselves,Support Judicial Recognition of the Famous Marks Doctrine Under Federal Law”[16]（政策原因不能仅依靠其自身支持联邦法下对驰名商标理论的司法认知），在美国三权分立原则下当成文法已经对法律事项进行规制时，政策不能作为法院自由裁量权凌驾于成文法之上的理由，否则就是干涉立法。[17]因此第二巡回区做出了与第九巡回区完全相反的判决。
三、分析和反思
对比吉冈提案和ITC案，不难看出美国就驰名商标问题已经分裂为了以加州所在的第九巡回区为代表的支持派和以纽约州所在的第二巡回区为代表的保守派。两大巡回区在代表案例中的绝大多数法理分析其实大同小异，作为没有在美国进行过商业活动的境外驰名商标权利人，不可能再现行美国联邦商标法和州普通法商标权规则中寻求维权的保障。两大巡回区的最根本矛盾在于是否可以基于合理政策因素采纳驰名商标例外，以对美国商标法传统的属地原则进行制衡。
第九巡回区上诉法院做出的吉冈提案判决，虽然有其积极意义，然而从美国司法制度的角度来讲是存在不妥当的。第九巡回区的法官以合理政策作为采纳驰名商标例外理论的依据，就如同第二巡回区在ITC案判决书中的分析，单纯以合理政策作为判决依据是涉嫌司法干预立法，是不符合美国现行政治和司法体制的。合理政策即使作为一项判决依据，也必须是契合现行成文法的一种补充。如将来有涉及驰名商标例外理论的案件被上诉至美国最高法院，以目前最高法院保守派大法官占主流构成以及第二巡回区缜密的分析可以得出第二巡回区可能会在这一巡回区分裂上获取胜利的结论。
因此，不仅美国自身司法系统对于驰名商标例外理论的态度正处于分裂中，并且在没有新立法的前提下第九巡回区关于驰名商标例外原则做出的努力随时可能随着一场由美国最高法院复核的判例被完全推倒。
四、结论
综上所述，美国贸易代表办公室在其特别301报告中提出的所谓美国驰名商标在华无法得到有效权利保障问题，以及就美国驰名商标相关权利对我国提出的要求，具有鲜明的单边主义色彩。在驰名商标原则成员国义务和权利具有统一性的条件下，基于美国关于驰名商标例外原则的司法现状，美国的指责和要求完全站不住脚。若美国国会没有就驰名商标例外问题进行进一步的立法和解释，那么依照美国现行商标法理论，无论是联邦商标法，还是州普通法均无法有效保障他国驰名商标权利人的相关合法权利。ITC公司的上诉被第二巡回区上诉法院几乎处处批判，并非是因为ITC公司代理律师疏失，而是美国现行商标法体系下，其对境外权利人所谓的国民待遇引来的具有门罗主义的属地原则，实际上只会让大多数境外权利人在司法程序中处于不利，若不承认境外权利人的例外性或发展出新的检定方式，几乎无法做到对境外驰名商标权利持有者的正当权利进行保护。因此，美方在301报告中对我国的指责和要求既不合理，也无正当依据。

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