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法官以案说法：以“五棵树及图”商标案为例，谈连续3年不使用注册商标的正当理由

来源：中国知识产权报
裁判要旨
　　根据商标法第四十九条第二款规定，注册商标没有正当理由连续3年不使用的，任何单位或者个人可以申请撤销该注册商标（下称“撤三”制度）。该条款的立法目的在于促使商标权利人积极使用注册商标，激活商标资源，清理闲置商标，强化商标使用功能。撤销是手段而非目的，在适用该条款进行审查时，应当综合考虑商标使用的意图、企业经营规模、商标使用的连续程度及法律适用效果等问题。对于具有正当理由而未使用注册商标的，不应认定其构成该条款所指情形。商标权利人有真实使用注册商标的意图，而且有实际使用的必要准备，但因其他客观原因尚未实际使用注册商标的，可以认定其有正当理由。
　　案情简介
　　吉林省长瑃液酒业有限责任公司（下称长瑃液公司）系第103830号“五棵树及图”商标（下称诉争商标）权利人。诉争商标注册公告日期为1975年4月1日，核准注册使用在第33类的酒商品上。
　　2016年2月17日，长春市志健商贸有限公司（下称志健公司）以诉争商标于2013年2月17日至2016年2月16日期间（下称指定期间）连续3年不使用为由提出撤销申请。
　　原国家工商行政管理总局商标局（下称原商标局）经审理认为，长瑃液公司提交的商标使用证据有效，决定对诉争商标的注册不予撤销。
　　志健公司不服原商标局所作决定，随后向原国家工商行政管理总局商标评审委员会（下称原商评委）申请复审。长瑃液公司答辩称，诉争商标于2016年12月20日经原商标局核准由榆树市晓来酒业有限公司（下称晓来公司）转让至该公司名下，其受让取得诉争商标以后一直使用。
　　原商评委经审理认为，长瑃液公司所提交证据未形成完整证据链，无法证明诉争商标于指定期间有真实、有效的商业使用，决定对诉争商标的注册予以撤销。
　　长瑃液公司不服原商评委所作复审决定，向北京知识产权法院提起行政诉讼，主张诉争商标在撤销审查程序及撤销复审程序中进行了二次转让，在转让予长瑃液公司之前由晓来公司使用，其提供具体、详实、符合要求的证据存在客观困难，而原商评委在复审决定查明事实部分未对诉争商标转让过程予以全面体现，影响了对使用事实的判断。
　　北京知识产权法院查明，诉争商标的最早商标注册信息为1974年4月由地方国营榆树县五棵树酒厂申请注册，后地方国营榆树县五棵树酒厂的更名为榆树市第二造酒厂（长瑃液公司的前身，下称榆树酒厂），2015年12月20日诉争商标经核准由榆树酒厂转让予晓来公司，2016年12月20日诉争商标由晓来公司转让予长瑃液公司。结合上述证据，法院认为长瑃液公司提交的证据可以证明其前身即榆树酒厂曾在白酒商品上持续使用诉争商标，“五棵树”牌白酒在当地具有一定的影响力和知名度。后榆树酒厂因企业改制等原因无暇顾及相关商品的规模生产符合常理，期间榆树酒厂将诉争商标转让予晓来公司，榆树酒厂改制为长瑃液公司后，随即向相关部门申请恢复年产500吨“五棵树”牌固态白酒并获得批准，相关产品亦通过检验报告，长瑃液公司获批恢复生产后随即开始生产“五棵树”牌白酒，经销合同、相应发票及实际库存照片能够证明标注有诉争商标的“五棵树”牌白酒进入市场流通环节且具有一定规模，虽然经销合同、发票、库存照片都形成于指定期间之后，但其中关于印制酒盒及制造酒瓶的发票处于指定期间内且规模较大，能够证明长瑃液公司在为恢复生产后大规模使用诉争商标做积极准备。综上分析，在案证据能够形成完整的证据链，相互印证，证明长瑃液公司存在积极使用诉争商标的意图，且生产具有一定规模，并于恢复生产后将诉争商标使用在核定商品上，若撤销诉争商标，将浪费社会资源，造成不良后果，不符合商标法的立法目的，故诉争商标不应予以撤销。2018年8月28日，法院判决撤销原商评委所作复审决定，并判令原商评委重新作出商标撤销复审决定。
　　志健公司与原商评委均不服一审判决，向北京市高级人民法院提起上诉，但其上诉请求被法院判决予以驳回。
　　案件分析
　　商标法第四十九条第二款规定的“撤三”制度，立法目的在于促使商标权利人积极使用注册商标，激活商标资源，清理闲置商标，强化商标使用功能，撤销是手段而非目的，在适用该条款进行审查时，应当综合考虑商标使用的意图、企业经营规模、商标使用的连续程度及法律适用效果等问题。对于具有正当理由而未使用注册商标的，不应认定其构成该条款所指情形。
　　根据《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第二十六条第四款规定，商标权利人有真实使用商标的意图，而且有实际使用的必要准备，但因其他客观原因尚未实际使用注册商标的，人民法院可以认定其有正当理由，即商标权利人即使连续3年未使用其注册商标，但只要其能证明有正当理由，则可避免注册商标被撤销的法律后果。该案中，法院以利益平衡理论为考量，注重在手段与目的、形式与实质、清理闲置商标与保护当事人权利之间寻求平衡点，指出长瑃液公司的前身榆树酒厂在企业改制过程中，忽视产品的规模生产情有可原，并将论述重点放在榆树酒厂改制成长瑃液公司后为规模生产所作的准备上，认为长瑃液公司存在积极使用诉争商标的意图且生产具有一定规模，而且在恢复生产后将诉争商标使用在了核定商品上，进而判定诉争商标不应予以撤销。
　　实践中，一些老字号因为企业改制、权属之争及法律意识淡薄等客观历史原因，未能发挥应有的商业价值，亦未得到充分的法律保护，在涉及到老字号商标的案件中，应充分发挥司法保障功能，对真实权利人的合法权益予以有效保护。该案中，在案证据能够证明诉争商标权利人长瑃液公司系由国有企业改制而成，具有真实使用诉争商标的意图，并在指定期间为实际使用该商标作了必要准备，且诉争商标在当地已具有一定知名度和影响力，若撤销诉争商标，将浪费社会资源，造成不良后果，不符合商标法的立法目的，不利于法律效果和社会效果的有效统一。

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