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在美国补充注册簿中注册的描述性商标，不足以满足UDRP的第一个要素

国际-Hogan Lovells International LLP声称拥有ONLINE VITALS商标权的Efling LLC寻求根据UDRP转让“ onlinevitalus.com”小组指出，在美国补充注册簿上注册的商标本身并不提供支持商标权的独特性证据投诉人没有提供充分的证据来证明其主张的商标具有足够的次要含义，以赋予未注册商标权在根据统一域名争议解决政策（UDRP）做出的最近决定中，UDRP专家组拒绝转让域名“ onlinevitalus.com”，理由是投诉人未能确定UDRP的第一要素，并进一步发现被申请人已在域名中建立了权利或合法权益。
背景
投诉人Efling LLC是一家美国公司，在美国提供与所谓“重要记录”的准备，获取和保存有关的服务（即受政府授权的生活事件记录，例如出生和死亡证明））。申诉人是通过网站“www.onlinevitals.com”经营其业务的。自2016年8月起。申诉人主张其已获得美国商标的ONLINE VITALS商标的商标权，该商标于2018年10月2日在美国专利和商标局补充注册簿上注册（于2018年4月13日申请，日期为于2016年8月15日在商业中首次使用）。除了其注册商标外，申诉人还声称ONLINE VITALS商标具有普通法商标权，声称该商标在美国是众所周知的，因此具有次要含义。
被诉人Vital Records Direct SL是一家西班牙公司，还提供与美国重要记录的准备，获取和保存相关的服务。被申请人通过其争议域名通过其网站提供了此类服务。为了与其生命记录服务结合使用，被申请人已在2019年6月11日在美国专利和商标局主要注册簿上注册了美国虚构商标OVUS ONLINE VITAL US（于2018年8月8日申请，日期为于2018年7月30日在商业中首次使用）。
在提出UDRP投诉之前，投诉人向被投诉人发出了终止诉讼信，指控其侵犯了其受版权保护的网站内容，要求被投诉人重写其争议域名上显示在其网站上的文字。被投诉人对投诉人的答复是否认其侵犯了任何受版权保护的内容，并通知投诉人，无论如何，它已更新其网站的内容以使其具有独特性。投诉人进一步向被投诉人发出通知，称被投诉人对有争议域名的使用引起了客户的困惑。答辩人回答，并告知申诉人，它有意在各方面前找到友好解决问题的办法，并维持其未侵犯投诉人任何知识产权的立场。在随后的来文中，投诉人建议被投诉人签订许可协议，继续使用有争议的域名，以换取向投诉人支付特许权使用费。被申请人不同意该提议。
为了根据UDRP取得成功，投诉人必须满足UDRP第4（a）段的要求，即：
有争议的域名与投诉人拥有权利的商标或服务商标相同或令人困惑；
被申请人在争议域名中没有权利或合法权益；和
有争议的域名已注册，并且被恶意使用。
决断
根据UDRP第4（a）（i）段，小组指出，申诉人依赖其商标在“在线病毒补充注册簿”上注册。该小组遵循以前的UDRP小组所采用的方法，指出根据美国法律，在补充注册簿上注册的商标本身并不提供支持商标权利的独特性证据。
关于申诉人所谓的普通法商标权的问题，小组指出，为了在商标中确立这种权利，申诉人必须证明其商标已成为消费者与申诉人的商品或服务相关的独特标识。为了支持其对普通法商标权的主张，申诉人提供了其在线广告支出的证据以及有关其客户数量和前三年收入的数字。
专家小组评论说，尽管申诉人的证据确实显示了其经营所在市场的增长，但表明在市场上承认申诉人并不具有本质。小组认为，鉴于ONLINE VITALS商标用于与重要记录相关的服务，因此该商标具有描述性。因此，申诉人有更大的责任提供证据来支持其声称其商标具有独特性的主张。专家小组继续指出，申诉人仅运作了三年，而一些竞争服务提供商却在较长时间内成功利用“在线生命”一词成功开展了业务。在面板视图中，投诉人没有提出任何证据表明相关公众会就包括竞争对手在内的其他竞争服务提供者将“在线生命”一词与投诉人联系起来。鉴于上述情况，小组得出结论认为，申诉人没有提供充分的证据来证明其声称的ONLINE VITALS商标获得了足够的次要含义，以赋予未注册的商标权。因此，投诉在UDRP的第一部分上没有通过。专家组得出结论认为，申诉人没有提供充分的证据来证明其所称的ONLINE VITALS商标获得了足够的次要含义，以赋予未注册的商标权。因此，投诉在UDRP的第一部分上没有通过。专家组得出结论认为，申诉人没有提供充分的证据来证明其所称的ONLINE VITALS商标获得了足够的次要含义，以赋予未注册的商标权。因此，投诉在UDRP的第一部分上没有通过。
尽管投诉在第一部分上没有成功，但专家组继续根据UDRP第4（a）（ii）段提出了一些意见。值得注意的是，专家组认为，被申请人提供了证据，表明在争议通知之前，它已将有争议的域名用于真实的商品和服务提供，并提供了重要的记录。自2017年以来就以OVUS Online Vital US的名称提供服务。被投诉人对有争议域名的使用早于投诉人的商标申请超过一年，并支持发现被投诉人域名通常是有争议的域名。此外，被申请人在OVUS ONLINE VITAL US的美国商标注册已在主要注册簿中注册，
专家组还指出，没有明确的证据表明有争议的域名引起了消费者对被申请人提供服务来源的实际困惑。申诉人支持这种指控的证据包括不满意的互联网用户的询问，要求他们的生命记录服务退款或更新状态；但是，这些询问与被申请人之间没有明显的联系。由于上述原因，被投诉人被发现在争议域名中拥有权利或合法权益，并且投诉在UDRP的第二个要素上也没有通过。
专家小组认为没有必要在第三个要素下进行查找。
关于反向域名劫持（RDNH）问题，小组指出，UDRP在UDRP规则中将其定义为“恶意使用该政策试图剥夺注册域名持有人的域名”。专家组评论说，仅靠缺乏成功不足以使UDRP专家组进入RDNH的行列。虽然申诉人可能被误导认为使用几乎相同的域名来提供相同的服务足以证明恶意，但专家小组认为，申诉人并没有意识到这可能构成恶意。根据出逃时合理可用的信息，其投诉未能成功。因此，专家组没有找到RDNH。
评论
此案凸显了UDRP投诉人考虑提出投诉的基本考虑：地位。申诉人依靠其在美国专利和商标局补充注册簿上注册的权利。但是，在补充注册簿上注册的商标具有描述性。此类注册无助于提供任何客观证据证明有关商标已获得独特性，而是此类词语能够成为商标。正如专家组在本案中指出的那样，UDRP专家组的管辖权是有限的。UDRP小组将不愿根据补充注册簿上的注册来确定普通法商标权，除非可以清楚地表明该商标已获得了超出其描述性价值的独特性和/或次要含义。

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