国际商标注册：《马德里议定书》在美国生效-巨人网络通讯

2003年11月2日，美国成为商标国际注册马德里议定书体系的积极成员。这是近年来美国商标法最重要的变化之一，它提供了一种获得国际商标保护的系统，该系统既精简又具有很高的成本效益。
本文概述了《马德里议定书》的工作方式，以及它可能对寻求对其商标进行国际保护的商标所有人带来的一些潜在的利弊。
马德里议定书-概述
在许多国家/地区，长期以来就有可能使用相当简单的程序在国际上保护商标-《马德里协定》，这是1891年首次通过的国际公约。
由于《马德里协定》包含一些阻碍许多国家加入的缺点，因此诞生了一项新的国际商标保护公约，即《马德里议定书》，该协定于1996年首次生效。《马德里协定》和《议定书》现在并存，有些国家加入了一个或一个。其他，还有一些同时加入。
美国是最近批准该议定书（但不是该协议）的国家之一，该国于2003年11月2日生效。根据该议定书，美国公司可以利用其美国商标申请或注册来获得商标保护。在任何或所有其他成员国中。此外，其他成员国的外国公司也可以使用该协议在美国获得保护
协议如何运作-简要摘要
如下所述，《马德里议定书》的申请人首先要在其本国提交常规商标申请，或者依靠该国的现有注册（“本国商标”）开始。然后，申请人根据其原籍商标在其本国商标局提出另一项单独的申请，这称为国际申请。在国际申请中，申请人要求进行国际注册，并指定一个或多个其他寻求商标保护的议定书成员国。
本国商标局（称为原属局）将国际申请转发给位于瑞士日内瓦的世界知识产权局（WIPO），如果满足所有正式要求，该局将进行国际注册。然后，WIPO通知已寻求保护的《议定书》成员国。这些国家/地区将保护请求视为申请者直接在该国提出的国家商标申请。这些办事处进行其本国法律要求的审查，并在必要时根据本国法律受理异议程序。1个
本文随附61个活跃成员国的列表。预计会有更多国家加入。
目前的成员国包括欧盟国家，东欧和前苏联的一些国家，澳大利亚，日本，中国以及许多非洲国家。目前，北美或南美地区唯一的成员国是美国，古巴，安提瓜和巴布达。
此外，大多数讲西班牙语的国家也从成员名单中明显丢失。这是因为协议文件的允许语言仅限于英语和法语。将来可能会添加西班牙语。
准据法
在美国，2002年《马德里议定书实施法》（“ MPIA”）（第107-273号法律，116条第1758号，1913-1921号法律）对1946年《商标法》进行了修正，以在美国实施《马德里议定书》。MPIA生效2003年11月2日。在《联邦规章》第37卷的第2部分和第7部分中，美国专利商标局增加了新的法规，并对现有法规进行了修订，以实施MPIA。MPIA及其实施法规可在www.uspto.gov/main/trademarks.htm上找到。
谁可以根据马德里议定书提出国际申请，以及可以在哪里提出申请
根据《马德里议定书》提出的国际申请可以由任何以马德里议定书成员国为住所或国民，或在该国拥有“真实有效的工业或商业机构”的实体或个人提出。因此，在某些情况下，申请人可以选择两个或多个“本国”。例如，一旦该协议在美国生效，则一家在英国（也是协议国家）设有运营机构的美国公司可以在美国或英国提交文件
《马德里议定书》提出申请的前提
如上所述，要根据《议定书》提出申请，申请人必须先进行家庭申请或注册。该申请或注册必须针对寻求国际保护的相同商标和相同商品和服务。如果有必要涵盖所有寻求国际保护的商品，则申请人可以依靠多个国内申请或注册。
提交国际申请
一旦提交了原籍申请（或确定了原籍注册），下一步就是在申请人的原产商标局（即原籍申请或注册所在的国家商标局）提交国际申请。该国际申请必须至少在一个其他《议定书》成员国中包含一项保护请求，并且可能包含多达60个此类请求。该请求被称为“保护扩展请求”（或扩展请求）。有时使用缩写REP。
内政部将仅出于有限目的审查国际申请，主要是为了证明该商标与基本家庭申请或注册中的商标相同，申请人相同，并且商品和服务由该房屋涵盖申请或注册。内政部还证明申请日期，然后将国际申请转发给WIPO。
在根据《马德里议定书》提出国际申请时，有可能根据《巴黎公约》要求优先权。也就是说，如果国际申请是在六个月的《巴黎公约》窗口之内提出的，通常可以成功地要求申请人首次提出该商标的国家申请的优先权。
WIPO的作用
WIPO还审查了国际申请，但仅针对形式。
WIPO检查是否满足所有基本申请要求（例如，有附图标记），商品和服务是否已根据《尼斯公约》正确分类，并且已支付所有费用。
如果提出任何问题，WIPO将通知内政部和申请人，并且必须在三个月的期限内解决这些问题，以避免遗弃。
一旦申请形式正确，便会进行国际注册，WIPO将通知提出延期申请的国家的商标局。然后，这些国家商标局中的每一个都会分别对那里的保护请求进行单独审查。
国家商标局的作用
就像在该国直接提交的任何申请一样，在要寻求保护的指定国家中进行考试。各个国家或地区可以直接申请的任何理由拒绝注册。异议程序的范围与国内法相同。
尽管在没有WIPO参与的情况下在各个国家进行了实质性起诉，但WIPO获悉了结果，并发布和记录了有关诉讼的信息。
根据《马德里议定书》，国家商标局必须在12个月内发出驳回决定，可以选择将该期限延长到18个月。美国选择了更长的时间。如果在12个月或18个月的时间内没有发出拒绝，则必须接受该商标的保护。
允许个别国家表示拒绝是基于异议的，即使直到十二个月或十八个月之后才做出异议，如果通知WIPO在规定的期限内有异议的可能性，则该国家也可以这样做。
如果国家商标局最终允许该扩展请求，则该请求将被注册，通常被称为已注册的保护扩展。
《马德里议定书》提供保护的地方
《马德里议定书》将在原始国际申请中指定的或以后指定的任何《马德里议定书》国家中提供保护。以后进行的指定称为后续指定，通常在提交时会收到一个有效的申请日期。如果后续指定是在国际注册所给予的《巴黎公约》优先权日起6个月内提交的，则该优先权也可能适用于后续指定。
备案费
根据马德里议定书，最多进行3个国际类别的国际申请的基本申请费为653瑞士法郎（当前约为497美元）（如果商标是彩色的，则为903瑞士法郎，或约688美元）。另外，每个指定国家/地区都需要额外收费。除非指定国家确定个人费用，否则这笔费用将为73瑞士法郎（约合55美元），该费用不得超过直接在该国提交申请的费用。迄今为止，已有23个成员国设定了个人费用。美国已这样做，其费用与美国专利商标局当前收取的费用相同。
在某些情况下，对于超过3类的每类商品和服务，将收取73瑞士法郎（约合55美元）的附加费。内政部可能会收取处理和手续费，以将国际申请证明和转发给WIPO。
WIPO网页上包括一个费用计算器，使用户可以输入所有相关信息，当然包括寻求保护的国家，并收取总的申请费。WIPO费用表可在www.wipo.int/madrid上找到，而WIPO费用计算器可在www.wipo.int/madrid/feecalc/FirstStep上找到。
国际注册对国内申请或注册的依赖性
在国际注册生效之日起的头五年内，其有效性和范围将取决于基本家庭申请或注册的命运。例如，在该五年期间内，任何限制，最终拒绝或放弃住所申请，或取消，限制或使住所登记无效，都会对国际登记以及将保护范围扩展到《马德里议定书》国家的情况产生相同的影响。如果在五年期间结束后由于在该期间发起的诉讼而发生了家庭申请/注册的放弃，取消等情况，也是如此。
五年依赖的概念通常被称为集中攻击（涉及第三方的行为）。但是，五年期结束后，国际注册便独立于基本的家庭申请或注册。
依赖性或集中式攻击的影响可以通过称为转换的另一个概念来减轻。这样一来，国际注册就可以在指定的延伸国家转换为单独的国家申请，同时保留原始国际注册的日期（或后续指定）和要求的任何优先权。商标所有人必须在取消国际注册的三个月内提出转换申请。
替代效应
国际注册被视为以同一所有人，同一所有人的名义代替同一商标，同一商品和服务的先前存在的国家注册。如果满足所有这三个要求，则替换效果会自动发生，并且国际注册将符合先前的国家注册的优先日期。因此，如果不更新国家注册，则由于替换效应，扩展到该国的国际注册的持有人将保留其权利。
如果允许国家注册过期，则所有者可以要求在国家商标局和WIPO的记录中注明替换记录。实际上，很少有国际注册持有人允许其国家注册过期，因此，很少有人提出要进行替换的请求。
记录影响国际注册的变更
《马德里议定书》允许仅向WIPO提交一份文件，即可记录适用于所有保护范围的文件，例如所有权的转让，名称或地址的更改或商品和服务的限制。分配可以是总计，也可以仅分配给某些指定的国家，或者仅分配给某些商品和服务。
但是，只能分配给有权获得《马德里议定书》保护的个人或实体，即《马德里议定书》国家的国民或住所，或在那儿拥有真实有效的工商机构的实体。如果不是这种情况，WIPO将不会记录该任务。
《马德里议定书》不需要将商誉与商标一起转让。但是，国家法律将管辖商标的分配及其相关的善意。因此，在美国，仍然需要转让与商标相关的商誉。
续约
国际注册的有效期为十年，可以十年为期更新。可以针对所有推广国或仅针对其中一部分推广国际注册。《马德里议定书》不需要使用证明即可续展。但是，成员国可能会要求这样做，以保持对保护的注册延期。美国这样做。
同样，如果国际注册期满或被取消，所有相应的保护延长期也将同样到期。因此，无意中未能续签国际注册可能会产生广泛而可怕的后果。WIPO将在续约到期前六个月向所有人发送提醒。
《马德里议定书》的某些潜在利弊
与在寻求保护的国家商标局提交单独申请相比，《马德里议定书》具有许多潜在的优势。该协议允许以一种语言（包括英语）以单笔费用（一种货币）提交一次申请，这可能会在多达60个不同的成员国中提供保护。因此，与在多个国家/地区分别提交文件相比，初始提交流程非常简化，并且仅需要在一个国家/地区保留法律顾问。
但是，如果国家商标局拒绝审查延期请求，或者提出异议，则有必要在该国保留当地律师。因此，与直接在多个国家/地区进行归档相比，节省的成本可能取决于在指定国家/地区是否一切顺利。
《议定书》还规定了不超过18个月的规定期限，在此期间内，指定成员国的办事处必须提出可能的拒绝意见。与国家申请相比，这通常提供了更短的审查期限。
《马德里议定书》最大的潜在优势之一就是能够通过一次提交就记录并记录所有权变更等重要事件的能力。但是，一个潜在的重要陷阱是禁止将商标分配给没有享受《马德里议定书》权利的实体。例如，这意味着商标可能不会分配给加拿大购买者，因为加拿大不是议定书的成员。因此，一家公司预期其商标组合的未来转让，或者只是想拥有无限的酌处权，可能就不会根据《马德里议定书》进行诉讼。
《议定书》的另一个潜在的巨大优势是，续签可以每十年一次提交一份申请，每次收费一次（某些国家（包括美国）强加了单独的使用要求，以保持在那里的注册）。因此，对于希望在不久的将来使用商标的公司而言，可节省大量的续展费用。同样，如果行业品牌很少持续十年或十年以上，那么这将不会带来明显的好处。
与其他许多国家的法律相比，美国法律通常要求对商品和服务进行更窄，更具体的标识这一事实可能导致该协议的一个缺陷。因此，基于美国基本申请和注册的国际申请以及在指定成员国中的后续保护可能会狭义地定义商品和服务。在起诉过程中，向美国提出延期申请也必须遵守美国的规则。出于这个原因，可以基于一个或多个地点的“真实有效的工业或商业机构”来选择祖国的申请人，可以选择比美国要求更严格的祖国
同样，商标所有人应充分意识到马德里议定书依赖性或“集中攻击”要求带来的风险。如果基本申请或注册全部或部分落入了规定的期限内，则如上所述，除非实现转换，否则国际注册和所有保护范围都将同样丢失或受到限制。但是转换很可能会导致大量的额外费用，因为转换申请必须重新任命当地律师开始，并要缴纳另一组申请费。
最后，预计《马德里议定书》的实施将极大地复杂化并增加美国商标搜索和许可的成本。为了进行彻底的搜索，现在有必要检查覆盖范围已经或可能扩展到美国的国际注册记录。例如，如果国际注册于2003年11月1日在澳大利亚提出，并扩展到美国，则该国际注册应优先于该日期之后在该国提出的美国国家申请。

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