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在美国专利商标局诉Booking.Com BV之后，在Generic.com商标中培育和注册保护性权利的策略

2020年6月30日，美国最高法院在美国专利商标局（“ PTO”）确认了所主张的商标或服务商标的潜在可注册性，该商标或服务商标包含通用字词和通用顶级域名，例如.com（法院术语中的“ generic.com”）。1这样做，法院驳回了某些巡回法庭所采用的明确法律规定，即generic.com必定是通用的，因此尽管事实证据与其所有者援引相反，却无资格进行联邦商标注册。但是，法院并不认为所有的generic.com都必须是可保护和可注册的。因此，将generic.coms作为商标的索偿人应与其商标律师收集适当的证据记录以支持其要求保护的商标的保护性，包括理想的调查证据。此警报包含有关进行所需显示的建议。
诉讼
法庭上有争议的名称BOOKING.COM于2006年被采用，并且在Booking.com BV于2012年提出四项注册申请时已在商业中广泛使用。PTO以商标为通用商标而拒绝了该申请。，或者，仅是描述性的，缺乏获得的独特性或“次要含义”。受联邦巡回当局的约束2，商标审判和上诉委员会（“ TTAB”）在发现所申请的商标通用后确认了每项申请均被拒绝，因此无资格进行商标注册。
Booking.com向弗吉尼亚东区的美国地方法院提起上诉。3在这样做时，它特别提供了特富龙式调查的结果，该调查表明74.8％的受访者将BOOKING.COM视为品牌名称。很大程度上基于这些结果，地方法院在法律上得出结论，“ Booking.com”与单独的“ booking”不同，不是通用的。具体而言，法院认为，毫无疑问，消费公众“主要了解BOOKING.COM并未提及属类，而是描述了该域名上涉及“预订”的服务。”4在确定“ Booking.com”具有描述性之后，地方法院还无可争议地认为该术语在酒店预订服务中具有次要含义。5
第四巡回法院在意见中重申了地方法院对Booking.com的调查证据的依赖，并且不仅在联邦巡回法院对同一问题的处理上，而且在第九巡回法院的处理上也造成了可争议的分歧。6这一分裂导致最高法院同意解决以下问题：“在线业务是否将通用顶级域名（“ .corn”）添加到其他通用术语中，都可以创建受保护的商标。”法院以肯定的方式回答该问题的意见取决于消费者如何看待该名称，而不是PTO如何标识商标：“因为'Booking.com'对消费者而言不是通用名称，因此也不是通用名称。”7法院驳回了专利商标局的论点，即无论消费者如何理解该术语，generic.coms“均无资格依法获得商标保护”。“足以解决此案的原则是无可争辩的原则，即消费者的感知界定了术语的含义。”8
拒绝PTO的论点，即Booking.com商标的“ .com”部分等同于“ Co”。或“ Inc.”或其他公司后缀，法院认为一次只能有一个实体拥有一个特定的互联网域名，因此熟悉域名系统的消费者将推断BOOKING.COM是指一个特定的实体。在这方面，“ generic.com”术语的“排他性”将其与“ generic，Inc.”之类的术语区分开。法院指出，“专利商标局过去的做法似乎没有反映出这种全面的规则。参见例如商标注册。第3,601,346号（主要注册人为“ ART.COM”，其中包括“网上零售商店服务”，其中提供“艺术品，原创艺术品和艺术品复制品”）；商标Reg。2,580,467（“约会服务”补充注册处的“ DATING.COM”）。”10法院指出，“现有注册与专利商标局现在提出的规则相抵触，如果以专利商标局的当前观点为准，将有被撤销的风险。”11
美国专利商标局（PTO）担心“ Booking.com”之类的商标保护会阻碍竞争者，法院对此也没有说服力。专利商标局担心“ Booking.com”的商标保护会排除或禁止竞争对手使用“ booking”一词或采用“ ebooking.com”或“ hotel-booking.com”之类的域名。法院驳回了这一关切，并指出“它带有任何描述性标记。对此，商标法没有完全否认商标保护就属于此类商标的范围。值得注意的是，除非有可能使消费者感到困惑，否则竞争对手的使用不会侵犯商标。”12在这方面，法院指出，保护范围较弱的描述性商标是狭窄的，“经典合理使用”原则保护使用描述性术语“公正且真诚”的任何人免于承担责任。因此，委员会得出结论认为：“这些学说可以防止专利商标局确定的反竞争影响，确保'Booking.com'的注册不会使其持有人对'booking'一词具有垄断地位。”13
建立Generic.coms的独特性
最高法院的意见对在商业中的generic.com用户而言，并不是意外之财，而仅仅是成功获取其商标权的路线图。正如法院警告的那样，“虽然我们拒绝专利商标局提供的规则，即“ generic.com”术语本身是通用名称，但我们不接受自动将此类术语归为非通用术语的规则。给定的“ generic.com”术语是否通用，取决于消费者实际上是否将该术语视为类的名称，或者相反，认为它是能够区分类成员的术语。”14法院裁定：“通知该调查的证据不仅可以包括消费者调查，还可以包括字典，消费者和竞争对手的使用情况，以及任何其他有关消费者如何理解术语含义的证据。”15因此，对generic.com域名寻求商标权的所有者应准备好记录其声明的商标的来源识别功能，以避免发现通用性和不可保护性。
根据Booking.com在地方法院和第四巡回法院获得的成功，理想情况下，该文件应包括使用两种普遍接受的格式之一进行的消费者调查得出的有利结果。Booking.com的调查专家使用了第一种格式，即所谓的Teflon格式，该格式源自EI du Pont de Nemours＆Co.诉Yoshida Int'l，Inc. [16]。原始的Teflon调查使用以下方法：
我想给你念8个名字，让你告诉我你是品牌名称还是普通名称。品牌名称是指由一家公司制造的雪佛兰（Chevrolet）等字眼；通过共同的名字，我的意思是像汽车上的字是由许多不同的公司进行了。因此，如果我要问你，“雪佛兰是品牌名称还是通用名称？”，你会怎么说？
现在，如果我要问你，“洗衣机是品牌名称还是通用名称？”，你会怎么说？
[如果受访者理解继续。如果不明白，请再次解释。]
现在，您会说________是品牌名称还是普通名称？17
通用性调查的第二种主要类型是在King-Seeley Thermos Co.诉Aladdin Indus案中对THERMOS商标对真空瓶的有效性进行的诉讼。18该诉讼案中Thermos格式调查的重要部分以以下方式进行了总结：
您是否熟悉用于保持液体（例如汤，咖啡，茶和柠檬水）在一段时间内热或冷的容器的类型？
如果您明天要购买这些容器中的一种（即使食物和饮料保持冷热的类型），您会选择购买哪种类型的商店？
您要什么？也就是说，您要告诉店员什么？19
不论选择哪种格式，在调查受访者中，正面肯定答复率达到50％或更高通常足以确定要求保护的商标不是通用商标。但是，将特氟隆或Thermos格式很少批发到具有不同基础事实的案件中。相反，两种格式都经常进行修改，以考虑到有争议的特定商标（或要求保护的商标）以及与这些商标相关的商品和服务的销售情况。外部商标顾问可以帮助确定在给定案件中哪种格式最有效，以及与调查专家一起根据案件的事实和情况来选择所采用的格式。
外部商标法律顾问还可以就如何最好地培养支持描述性商标的商标权所必需的次要含义，为generic.com域名的所有者提供建议。在此问题上，至关重要的是，Booking.com在说服地方法院推翻PTO认定其商标为通用商标的裁定中获胜，并不能自动赋予这些商标注册的权利。相反，地方法院裁定商标具有描述性，这使Booking.com有义务展示其商标的次要含义，这种显示仅部分成功。
建立次要含义的有效策略可以包含许多组成部分，包括以以下形式提供直接证据和证词：
调查证据；20
消费者的直接证词；在某些司法管辖区，
索赔人的商标与另一方的商标之间的实际混淆。
同样，间接证据和次要含义的证言可以证明：
索赔人将其generic.com用作商标，即用作修饰通用名词的形容词，而不仅仅是网站的电子地址；
提出索赔人对商标权的要求，例如TM或SM符号；
标有商标的销售量；
所要求的商标使用的专有权的长度和程度；
索赔人的广告支出；
未经请求的媒体报道商标所售商品或服务；在某些司法管辖区，
初级用户的有意复制。
因此，次要含义的显示的组装可能是一个复杂的项目，尤其是对于高度描述性的标记而言。
结论
正如最高法院自己竭力指出的那样，其在Booking.com案中的裁决并未强制要求所有人对其商标或服务商标权拥有所有权的所有generic.com进行保护和注册。相反，它只是打开了这些发现的大门。因此，只有在与外部商标顾问合作为这些要求奠定必要的基础之后，才可能建议潜在的generic.com商标的所有者提高其商标地位的要求。

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