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美国专利商标局在知识产权有关“申请人承认的现有技术”的指南

在8月18日的备忘录1中，美国专利商标局（USPTO）就“申请人认可的现有技术”（AAPA）在当事人间审查（IPR）程序中的适当作用发布了具有约束力的机构指南。该备忘录澄清说，AAPA通常由申请人在受质疑专利中的陈述组成，不能作为无效理由的唯一参考，因为根据35 USC§311（b），AAPA不是“现有技术专利或印刷出版物”。但是，如果将AAPA与其他合格的现有技术结合使用，则可以在本发明时使用APAPA来显示本领域的“常识”。

根据该备忘录，专利审判和上诉委员会（PTAB）小组在决定是否允许第311（b）节（仅允许基于“包括专利或印刷出版物的现有技术”，允许使用AAPA。专家组通常以三种方式解释该法规：（1）AAPA技术上是“现有技术专利”，因此可以单独或组合使用，作为IPR的基础；（2）AAPA既不是现有技术专利，也不是印刷出版物，因此，无论是单独还是结合使用，AAPA都不可作为知识产权的基础；或（3）AAPA既不是现有技术专利也不是印刷出版物，因此不能单独依靠其作为IPR的基础，但可以与其他现有技术结合使用以证明其显而易见性。该备忘录要求PTAB应用此第三种解释。

在得出这一结论时，专利局解释说，第311（b）节明确要求“基础”，即“现有技术专利”或“印刷出版物”。而且，由于受质疑的专利或其中的陈述均不是“现有技术专利”，因此AAPA无法根据第311（b）条形成必要的“基础”。结果，AAPA不能用于预期或单一参考的显而易见性依据，因为此类依据将缺乏适当的“基础”。

但是，该备忘录阐明，AAPA可以与确实符合§311（b）的“基础”的现有技术结合使用。尤其是，AAPA可用于显示本领域的“常识”，进而可用于显而易见性挑战。例如，AAPA可以表现出“合并的动机”，也可以在明显的组合中提供“缺失的局限性”。当然，与其他常识性证据一样，专利权人可以自由质疑AAPA是否确实证明了申请人的主张。

专利局进一步解释说，使用AAPA展示“一般知识”不会违反§311（b），因为其他现有技术充当了请愿书的“基础”（或“起点”）。确实，复审程序一直是“长期惯例”（由第311（b）条的“实质上相同”的法规管辖），以允许APAPA作为常识的证据。该备忘录进一步指出，其他法规，例如允许知识产权专家声明的法规，同样允许“现有技术专利或印刷出版物以外的证据”。

在最后的说明中，专利局解决了其指南与37 CFR§42.104（b）（4）之间明显的不一致之处，该条要求请愿人“指明在现有技术专利或所依赖的印刷出版物中找到权利要求的每个要素的位置”在。”该备忘录解释说，该法规“要求当事各方提供特定信息，以确保程序有序进行，但不会比311条本身更进一步缩小知识产权申请的范围”，并引用了PTAB并未严格执行的其他CFR法规。

练习提示：

除了消除知识产权中的一些不确定性之外，专利局还可能通过明确允许APAPA提供缺失的限制和理由来应对明显的挑战，从而为请愿人提供了有用的工具。如果以这种方式使用，请愿人应确保将APA表征为“一般知识”，并将其与现有技术专利或印刷出版物结合使用。

同样，专利权人应该注意那些未能正确地将所谓的APA表征为“常识”或无法与其他技术一起主张APA的请愿书。专利权人还应牢记，AAPA可能会因未显示请愿人声称的“一般知识”而受到质疑。最后，专利权人应谨慎对待他们认为是现有技术或“背景”的主题。

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