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及时注册及反抢注

(一)我国商标注册的原则

1．自愿注册原则

只有注册商标才具有法律上的专用权和禁止权，即商标权的获得只有通过商标注册申请，因注册而产生。除了烟草制品属于必须使用注册商标的商品，必须进行商标注册以外，绝大多数的商标注册与否，听其自便。即我国采取的是国际惯例一自愿注册。自愿注册原则是相对于强制注册而言的。强制注册又称全面注册，是指商标使用人在其生产或者经营的商品上凡使用商标的，就必须一律注册，不注册的商标被禁止使用。

2．以申请在先为原则，使用在先为补充

实行申请在先原则是实行注册原则的要求。依申请在先原则，对于两个或两个以上的申请人，在同一种或类似商品上申请注册相同或近似的商标时，准予先申请人的注册，驳回后申请人的注册。这就是申请在先原则，但对于无法确定谁是先申请人的则采用使用在先原则。严格地讲，我国商标注册实行的是以使用在先原则为补充的申请在先原则。

对于无法确定谁是先申请人的，《商标法》第29条规定：“同一天申请的，初步审定并公告使用在先的商标，驳回其他人的申请，不予公告。”

3．优先权原则

优先权原则是《巴黎公约》所确立的对工业产权国际保护的重要原则之一。它主要体现在工业产权保护的申请程序上。优先权是指任何一个巴黎公约成员国国民向任何一个公约成员国就工业产权保护第一次提出正式申请后的一定期间内，专利和实用新型为12个月，商标与外观设计为6个月，再向其他成员国提出申请时，该成员国应当将该申请人的第一次申请日视为在该国提出申请的日期，即优先权日。优先权原则的主要作用在于使发明人和商标所有人在第一次提出申请后有充裕的时间考虑还需在哪些其他成员国提出申请及选择代理人办理手续，他无需担心在这段时间内别人以同样的发明或商标在他国抢先申请专利或申请商标注册。因为他的第一次正式申请日是享有优先权的优先权日。

(二)如何防止遭抢注

1．不及时注册的危险

世界上大多数国家在商标确权问题上采取“注册在先”的原则，而不是“使用在先”的原则。即在相同或类似商品上，只有先提出商标注册申请的人才能享有商标权。

由于商标注册是取得商标专用权从而获得法律保护的必要前提，企业对其使用或准备使用的商标及时注册是十分必要的，否则该商标就只能是未注册商标，得不到法律有效保护。这里的“及时注册”，还包括一定范围的超前注册。企业获得商标权可以为商品或服务进入市场提供法律保障。考虑到商标从申请注册到最后授权需要一定的时间，企业商标注册具有一定的超前性显得更重要。

诚然，包括我国在内的许多国家的法律并不排除未注册商标的使用，也不是说企业使用在商品上的商标都要进行注册，未注册商标在有的情况下使用是必要的，如企业未定型的试销产品或季节性商品就是如此。然而，企业对其商标不注册，而是以未注册商标形式使用在商品上弊端却很多，主要问题包括：

(1)该商标不存在商标专用权，不受法律保护，无法禁止他人仿冒。

(2)如果该商标与他人的注册商标相同或近似，而使用的商品又相同或相似，则将被禁止使用。如果他人的注册商标是驰名商标，即使使用的商品不相同或不类似，也不是在所有情况下都允许使用。

(3)本企业的商标如果创出一定名气后，很容易遭致他人的抢先注册。即抢注。 ‘

商标及时注册，可以防止抢注注册、续展注册、另行注册、重新注册、在国外的注册。

2．反抢注的策略

目前，商标在国内遭抢注，往往是使用很久，有一定知名度，但未注册的商标；在国外遭抢注的，往往是抢注入利用商标保护的地域性原则，将国内较有名气的注册或未注册商标在香港、澳门或海外注册。

(1)反抢注第一式——慧眼识贼

俗话讲，“山岗无农有贼行”，好好的山坡，没有种田放牧之人，必是附近盗匪太多，这是从商经验。

经验一，警惕要求独家代理权的人。一些海外商人为获取我国产品在其本国市场的垄断利益，往往提出独家代理权要求，而一旦遭到拒绝，他们便会以自己的名义在其本国注册我国产品，利用商标权破坏我国企业在其地区的产品市场，或阻止他人代理我国产品。如我国“牡丹”电视机的“PEONY”商标便被荷兰销售代理商在荷兰、瑞典、挪威、比利时、卢森堡五国抢注。

经验二，警惕展览会上详细了解产品市场的人。企业参加展览会时，如果发现有人详细了解产品市场情况，但又没有合作意向，那企业就要注意了，这个人可能就是商标抢注者。近几年来，东南亚或韩、日投机商人曾多次利用我国企业在参加展览会时的疏忽，掌握我国产品的海外市场情况，在我国产品的重要销售市场抢注商标，进而倒卖商标或以侵权之名收取佣金。例如，一日本人在日本抢注上海”英雄”金笔商标，要求中方按瑛雄”金笔在日本销售量的5％向其支付佣金，致使，英雄”笔的日本代销商因无利可图而停止销售。

经验三，警惕企业目标市场的竞争对手。通过商标抢注制造知识产权纠纷，近年来日渐成为欧美公司向我国企业设置贸易壁垒的．一种新手段，“海信与西门子”的商标之争便是典型案例。如果企业所在行业属竞争激烈行业，尤其需要警惕来自竞争对手的商标抢注阻击。。经验四，警惕商标注册的巧合性。我国企业在长期发展中往往重视中文商标的塑造与保护，而与之相对应的外文标识则简单地使用外文常用单词，这便增大了自身商标的被抢注的几率。如联想原英文标识为“legend",此单词为英文常用单词，很早便被他人在海外注册使用，因此，联想欲进军海外市场，就必须换商标。

(2)反抢注第二式——未雨绸缪

反击抢注，更必要的是建立起一套适合自己的商标防御体系。目前，世界各国主要有三种商标确认制度：使用优先制、注册优先制和使用与注册并用制。“使用优先制”国家凭商标的原始凭证认定权利人；“注册优先制”国家依据商标在该国的注册记录确定权利人；“并用制”国家则兼顾使用与注册两种情况。针对此三种商标确认制度，不同企业可采取不同的商标保护策略。

①中小企业

一般情况下，中小企业取得了一定的国内业务，偶有产品销往海外，但产品在海内外均不具备领导市场的能力，自身商标还仅仅是一种起“区别”作用的标识。此时，企业可不急于海外注册，特别是在“使用优先制”国家，只需委托国内商标事务所监测企业海外潜在市场的商标注册情况，同时保留商标原始凭证即可，如广告、发票、合同、公证材料、报关单等。世界多数国家均设置“商标注册异议公告”程序，商标事务所定期监测目标国家的商标注册公告，一旦发现有雷同或近似商标，便可提起商标异议，从而阻止抢注的出现。

②国内市场领先企业

这种企业的产品在国内市场已成为主流，伴有较大数额出口业务，其商标在“区别标识”作用之外亦具备了“价值增值”功能，此时，企业应该开始考虑采用我国已加入的“马德里商标国际注册”(下简称”马德里体系”)，以抵御商标被抢注所带来的无形资产损失。该体系优点在于：费用较低，注册费用只包括“基础注册费”、“指定国家注册费”、“本国商标主管机关费用”三部分；节省时间，商标国际注册申请人自向中国商标局提交商标国际注册申请书之日起，一般6个月左右即可取得世界知识产权组织(WIpO)国际局颁发的商标国际注册证明；手续简单，申请人向本国商标局递交一份申请即可指定众多国家进行申请保护，后期变更名称、地址、续展等手续也均可以通过单一程序得以实现。

③具有明确海外发展计划的大型企业

此类企业最好的商标保护措施就是针对目标市场，委托当地专业事务所，以逐一注册的方式进行海外商标申请。因为”马德里体系”并不提供各国的商标检索服务，有可能出现因商标近似或雷同，注册申请被驳回的情况，这将造成重复费用。而当地专业事务所熟悉本国或本地区法律，具备专业的商标监测工具，可为商标注册提供准确的申请建议，保证商标注册申请的成功率。

此外，“马德里体系”对于急于进入海外市场的企业，有贻误市场时机的可能。据“集佳”公司介绍，根据《保护工业产权巴黎公约》规定，公约成员国商标申请人享有自商标注册申请日起6个月的其他成员国商标申请优先权。即我国某申请人于2005年1月1日向中国商标局提出商标注册申请并得到受理，该申请人的国内商标申请日即为2005年1月1日。此后，该申请人在6个月内分别向法国、德国等“公约”成员国提出同样的商标注册申请，并主张优先权且能够提供优先权公证文件，那么，该申请人在法国、德国的商标注册的申请日将被统一视为是2005年1月1日。而他人在2005年1月1日之后向法国或德国提请的相同或近似商标注册申请，则被视为在后商标申请而被驳回。而如果，通过“马德里体系”进行的商标国外注册，就无法享受《保护工业产权巴黎公约》规定的优先权。因为“马德里体系”要求以申请人的本国基础注册完成为前提。而我国要完成基础注册，一般都需要一年以上的时间，等基础注册完成，早已超出优先权期限了。因此，对于如“联想换商标”这样重大的海外商标战略性行为，适用逐一注册方式更能保护企业商标的合法权益。

3．反抢注第三式——亡羊补牢

如果商标已然被海外抢注，那就只得利用各种手段尽力挽回损失了。

首先，最义正辞严的挽回手段是依靠法律。根据《保护工业产权巴黎公约》和《与贸易有关的知识产权协议》关于驰名商标的保护规定，或根据《保护工业产权巴黎公约》第6条“如本同盟一个成员国的商标所有人的代理人或代表人未经该所有人同意，而以自己名义的向本同盟一个或一个以上的成员国申请注册商标，如该国法律允许时商标所有人可要求将该项注册转让给自己，除非该代理人或代表人能证明其行为是正当的”规定，如果企业能够提供商标的原始凭证及公证材料，被抢注企业是有可能依靠法律夺回商标的。例如，我国“雄鸡”牌蚊香在非洲和南美洲一些国家畅销，被一商人在尼日利亚抢注，并索要巨额侵权赔偿。中方企业在当地代理人的帮助下，了解到尼日利亚商标注册实行“使用优先”原则，经过3年努力，中方提供了种种在先使用的证据，此案以中方胜诉告终。不过，法律手段往往又是耗费成本最高的。搜集证据、委托律师所需的费用已非常高，而法律程序又往往一拖经年，致使企业坐失市场发展机会。

其次，最心照不宣的挽回手段是商标谈判。抢注者的动机万变不外乎一个“利”字，如果企业可以坐下来与抢注者谈判，未尝不会得到一个兼顾市场和效益周全之策。如，此次海信与西门子之争，双方经过谈判，半月间即达成共识，虽留下一个“六位数转让费”的悬案，但谈判共识为海信进军欧洲市场争取了有利时间，孰失孰得，就只有海信自己两害相权了。值得注意的是，商标谈判绝不是一个简单的金钱游戏，而是双方在政府、社会等方面的公关能力的综合较量。在此次“海信与西门子”案例中，海信在事件之初积极应诉。同时广泛而主动地配合媒体进行新闻报道，继而协助媒体发起“中国企业海外维权研讨会”，商务部、工商局、商标局等部门代表悉数出席，从正面给西门子施加压力，从而最终拿回商标。

再者，最无可奈何的挽回手段是换商标。假使企业无法通过谈判拿回自己的商标，又无心力应对法律程序，那就只有换商标了。换商标的好处是，国外市场对我国企业具有“价值增值”功能的中文标识往往缺乏认知度，此时推出全新英文标识对既有市场不会形成颠覆性冲击。当然，任何的事后补救总是没有事前预防来得经济，保护知识产权，根本还是建立适合自身的防御体系。

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