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《加拿大商标法》的修正案将直接影响许可策略

加拿大《商标法》的修正案在许可尤其是商标所有权方面似乎具有有趣且不可预见的影响。联邦法院最近的判决还说明了没有书面许可的公司关系许可可能引起的一些问题。

C-31号法案（《 2014年经济行动计划法案》第1部分）对加拿大的商标法进行了重大修改，最显着的是取消了将其用作注册要求的规定。该法案于2014年6月由议会通过，但要到2016年末或更可能在2017年初生效。

加拿大的商标法最初是从商标提供来源的观点演变而来的，从一开始就将使用作为注册要求。在Masterpiece Inc诉Alavida Lifestyles Inc（2011 SCC 27）中，加拿大最高法院大法官Rothstein强调使用是加拿大商标法的基石：

重要的是要记住商标的使用和注册之间的关系。注册本身并不赋予商标所有权的优先权。在普通法中，商标的使用赋予了商标专有权。尽管《商标法》为注册商标持有人提供了比普通法更多的权利，但只有通过使用确立了商标权后，才可以进行注册。商标的商标所有人；他必须是所有人才能注册。

在C-31法案生效之前，权利人必须使用其商标才能在加拿大获得注册商标权。该法令第4节对“使用”进行了定义：“如果在商品本身或可能在购买点的材料上展示商标，则该商标将与该商品一起使用，并且该商品必须在正常情况下在加拿大销售商标”，而商标“如果在服务的表演或广告中使用或展示”，则与服务一起使用。

法案生效后，加拿大法院将需要调和注册商标权，商标使用和来源之间明显的脱节。有人质疑法院是否会发现使用是拥有和实施商标权的必要先决条件，以确保新制度不违宪（见丹尼尔·贝雷斯金，“加拿大构思欠佳的新“商标”法：宪法流沙”（2014）104TMR1112）。但是，如果本质上需要使用它来强制所有权，那么这对许可意味着什么呢？C-31号法案至少在短期内可能会给商标许可和所有权带来不确定性。

现在的情况

考虑到商标权，商标使用和来源之间的必要联系，根据加拿大法律，许可最初是有问题的，并且在没有商誉的情况下转让商标（总转让）需要在《商标法》中使用特定的法定语言。该法案的许可变通方法最初是注册用户制度，该制度要求被许可人进行注册，以免其使用商标损害其独特性。

1993年，注册用户制度被质量（或字符）控制制度所取代。具体来说，《商标法》第50条规定了适当的许可，并要求权利持有人对许可的商品或服务的特征和质量保持和行使直接或间接的控制权。第50条规定，只要许可人和被许可人遵守其控制要求，只要将其使用仅归于一个来源（商标所有人），就可以保留许可商标的独特性。

第50条没有规定许可证必须采用的形式，而判例法认为，许可证可以是书面，口头，默示或默示的。在没有书面协议的情况下，关键问题就变成了证明协议的条款和条件，特别是权利人控制了许可的“商品或服务的性质或质量”。

第50条判例法

虽然始终最好以书面形式列出许可条款和条件，但书面许可协议可能并不总是存在。法院一再认为，仅公司关系不足以建立第50条所要求的控制权，尽管最近的判决显示该规则有所放宽。

在Spirits International BV诉BCF（2012 FCA 131）中，联邦上诉法院搁置了下级法院的裁定，即未满足第50条的要求。在没有书面协议的情况下，除了商标许可的“裸露指控”之外，联邦法院还发现证据过于模糊，无法确定所有者控制了相关公司集团之间生产和销售的伏特加的性质和特征。。在上诉中，联邦上诉法院采取了更广泛的方法：尽管权利人进行了实际的合规性测试，但权利持有人为伏特加酒的特征和质量标准设定了标有争议商标的标准，因此控制权的证据被认为是可靠的被委托给其他公司实体。

广泛的证据表明，控制是适用于“英里数国际贸易有限公司”诉“国泰航空公司”案。在那里，联邦法院裁定，在没有书面许可协议的情况下，公司子公司对商标ASIA MILES的使用可能会归母公司所有。被许可人存在的唯一原因是执行使用该商标的忠诚度计划；进一步的控制证据包括一份协议，其中详细说明了母公司与子公司之间的报告关系，以及公司母公司为子公司使用而开发的营销材料。根据这一证据，法院认为存在间接或直接控制权。

许可方的控制必须持续进行。在阿尔伯塔省营养师学院v 3393291 Canada Inc（2015 FC 449）中，联邦法院拒绝认定使用专业名称属于规范该名称的专业机构。对饮食学实践的访问控制-包括大学有权撤销毕业生对名称的使用，建立学生学习课程，对期末考试进行管理和定级以及要求遵守其行为准则-不足以满足控制要求第50条中规定的要求：“但是，此控件与第50条第（1）款无关，因为它仅适用于控制谁可以使用这些商标，而不是如何使用它们。”

联邦法院还裁定，即使在没有书面许可协议的情况下，共同许可人使用商标也不会损害任何所谓的独特性，即使在美国安联全球投资人LP诉Middlefield Capital Corporation（2014 FC 620）中也是如此。至关重要的是与商标相关的商品和服务的相关消费者对商标的认知方式。如果消费者老练，只要在营销材料中确定权利人即可。

推荐建议

判例法表明法院愿意考虑周围的所有情况来确定许可证是否存在，但始终最好明确规定一个许可证，以控制被许可人如何使用许可商标。实用技巧包括：

不论许可人和被许可人之间是否存在公司关系，都要准备一份书面许可协议，列出许可的条款和条件。这样可以消除许可条款中的任何歧义，也可以消除以后出现问题时证明存在许可。

公开发布该许可证。为了利用第50（2）条中的认定规定，公众必须注意该使用已获得许可。即使相关公司使用了商标，也请注意，使用许可已被添加到所有权图例中。标记之后，应显示以下符号之一：?，?/ MC或*，然后是以下之一：

“ Acme Inc.的注册商标，由Acme Canada Inc./Marquedéposée许可使用（或经许可），并以Acme CanadaInc.的专有许可使用。（仅适用于注册商标）”；

“ Acme Inc.的商标，由Acme Canada Inc./Marque de Commerce de Acme Inc.许可使用（或经许可），并以Acme CanadaInc.的专有许可使用。（用于注册和未注册商标）”；

“ Reg。TM / MD – Acme Inc. –许可。用户/使用者许可证。Acme Canada Inc.（仅适用于注册商标）”；

“ TM / MC Acme Inc.，lic。用户/使用者许可证。Acme Canada Inc.（用于注册和未注册商标）”。

出于某些特定的营销原因，可能没有在包装上使用版权所有者的姓名，而加拿大法律对此没有要求。但是，如果未出现权利持有人的姓名，则它必须能够证明它控制了被许可人的使用，以便依赖该认定规定。标识被许可人的任何通知均不得误导消费者，使他们认为包装或广告上的商标属于该商标。

列出可以使用许可商标的标准，并指定权利人根据许可条款对使用商标的商品和服务的特征或质量具有直接或间接的控制权。

表明权利人通过定期检查权和终止协议的权利等其他要求来保持对商标的控制。

考虑考虑向被许可人提供培训手册，制定强制性培训计划，并提供定期更新的参考手册，说明必须如何使用商标。

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