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作品名称和角色名称作为在先权益阻却商标注册的条件

作品名称或角色名称在诉争商标申请日之前具有较高知名度

最高法于2010年印发《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》，其中第17条指出，人民法院审查判断诉争商标是否损害他人现有的在先权利，一般以诉争商标申请日为准。这商品化权益保护的时间条件被2016年发布的《规定》所沿用，而且也成为了实践中的普遍做法。

申请商标注册可能或实际损害他人的作品名称和角色名称在先权益

《商标法》第32条前半段规定，申请商标注册不得损害他人现有的在先权利。实践中，为充分保护权利人的作品名称和角色名称权益，法院对该条中“损害”的解释范围较宽，不仅包括对在先权利的实际损害，也包括造成损害的可能。

实际损害或可能损害的认定，取决于权利人是否在诉争商标申请日之前已将作品名称、角色名称用于特定商品或服务。若权利人已开发作品原生领域之外的商业领域，则诉争商标申请人在该领域的申请注册构成对权利人权益的实际损害。反之，则有可能构成可能损害。如在“英雄联盟”案中，法院认为诉争商标核准注册的商品“裤子、上衣”等落入“英雄联盟”游戏软件常见衍生品的覆盖范围后，进一步说明该商标注册“极大可能借用了在先作品所形成的市场声誉或不当地损害了商业利益”。从而认定诉争商标损害了权利人的在先权益。

损害事实的判断，与在先权益构成要件中结果要件的认定紧密相关。具体体现为，若诉争商标核定使用的商品或服务与作品及其衍生品的范围重合，则不论权利人是否在此领域有过二次开发，都推定申请人借用了在先作品名称及角色名称所形成的市场声誉或不当损害了其商业利益。反之，若诉争商标核定使用的商品或服务不属于作品及其衍生品的覆盖范围，则要求权利人在核定使用的商品领域有二次开发利用行为，否则不存在损害。可见，司法实践中，在作品及其衍生品领域采用推定“可能损害”的标准，而在作品原生及衍生领域之外采用“实际损害”的标准。同时，这一两分的损害认定标准，也体现出法院对两类名称商品化权益兼具著作权衍生性与商业标识性的认识。

既然在作品的不同领域采用不同标准，那么，根据作品、角色名称知名度确定作品及其衍生品的内、外围，并判断诉争商标核准使用的商品或服务落入哪一领域，就显得尤为重要。然而，实践中对该问题并没有明确的一般性认定标准，以至于有些法院的论证说理不够充分，认定结果过于随意。因此，对作品衍生领域的解释，和对二次开发利用行为的界定，成为两类名称商品化权益保护理论的下一阶段性任务。

诉争商标注册申请人具有主观恶意

在一次专题通报会上，北京知识产权法院副院长宋鱼水介绍到，在审理商标授权确权行政案件中，部分当事人根据相关规定主张其作品名称为商标法所规定的在先权利时，法院通常考虑的四大因素之一即诉争商标注册申请人是否具有主观恶意。［8］诉争商标注册申请人的主观恶意包括借用权利人作品知名度“搭便车”的目的和对损害（可能）发生的故意。例如，在“围裙妈妈”案二审中，诉争商标注册申请人金华大头儿子服饰有限公司除了申请注册“大头儿子”“小头爸爸”和“围裙妈妈”商标外，还申请注册了“大头儿子的秘密计划”“小蝌蚪找妈妈”等多个与上述动画角色名称相关的商标，表明其对于知名动画片具有相当程度的认知，并具有明显的攀附知名动画片知名度的意图。而在“舒克天昆百果”案中，法院因“舒克”一词与商标注册申请人的产品产地特有地理位置具有关联，从而否定注册申请人具有搭便车或不当利用该角色名称的故意。

该保护条件的设定，与作品名称和角色名称商品化权益保护的正当性基础有关。关于商品化权益保护的正当性问题，观点不一。有些判决文书中认为，两类名称商品化权益存在的正当性基础是“鼓励智慧成果的创作”。众所周知，对知识产权进行保护的正当性在于激励创作、创新，但作品名称和角色名称往往因不具有独创性，而不能成为著作权保护客体。因此，这一正当性理由与两类名称不受著作权保护的基本事实相悖。有学者指出，对作品名称商品化权益进行保护的基础是商品化行为，即只有权利人将作品名称用作商业标志时才能对其以商业标志性权益进行保护。［9］法律规则的内容，不仅应符合法理逻辑，也应当兼顾常理常情。试想，若一知名影视作品的著作权人，在尚未来得及投资拓展通常的影视衍生领域时，就被他人恶意将影视作品名称抢注为商标，使用在该通常的影视衍生商品之上，而无有效、便捷的救济途径，显然与诚信经营的市场竞争要求不符。甚至还有学者认为，商品化权从著作权、商标权、形象权中杂糅拼凑而来，在逻辑上自相矛盾，因而不具有存在的正当性［10］。纵观我国司法实践对作品、角色名称等商品化权益的保护历程，两类名称权益的保护越来越受到重视，对其保护要件的规定也越来越明确。所以，在对作品名称和角色名称权益的保护已成既定事实的前提下，否定该权益的存在并不合时宜。

本文认为，作品名称和角色名称权益受保护的正当性在于，防止混淆误认，落实商标申请注册中的诚实信用原则。一方面，避免相关公众混淆误认是对两类名称在先权益保护的直接理由。如前所述，在作品及其衍生商品领域实行“可能损害”标准。之所以在该范围内进行保护，是因为较高知名度的作品、角色名称可以“沉淀相关公众的评价与美好印象，具有积累商誉的可能性。”而防止混淆误认正是对两类名称上承载的商誉的有效保护。这一点，在《规定》第22条第2款作品名称、角色名称在先权益构成要件的规定中也有体现。同时，防止混淆误认与两类名称商品化权益的商业标识性属性也相一致。另一方面，落实商标注册申请中的诚信原则是对两类名称在先权益保护的根本目的。《商标法》第7条第1款规定，申请注册和使用商标，应当遵循诚实信用原则。在《规定》发布后的记者会上，最高法知识产权庭负责人在答记者问提到，《规定》的起草坚持“倡导诚实信用原则，维护商标申请和授权的良好秩序”的指导思想。［11］具体到法律适用中，法院对诉争商标申请人主观恶意的认定，正体现了商标领域的诚信原则。将申请人的主观恶意作为保护两类名称在先权益的条件，看似与知识产权侵权中的严格责任相矛盾，实则是侵权法中对利益保护的恶意侵权要件的借鉴，从而防止混淆误认，实现保护诚实经营、遏制恶意抢注的司法导向。

不存在应当优先认定的权益

如前所述，对《商标法》第32条“在先权利”应当做广义理解，但在解释的同时也不能随意扩大其范围。除了严格审察“在先权益”的构成要件外，还应当遵循“在先权益”认定的劣后性原则。具体情形有三种。

1 权利较利益优先认定。与作品、角色名称在先权益案件相关，应当优先认定的权益大多为作品中的人物形象著作权。如“巴斯光年”案中，法院认为第三人迪士尼企业公司对“BUZZLIGHTYEAR”/“巴斯光年”卡通形象享有著作权，诉争商标与该卡通形象作品构成实质性相似，损害了第三人的在先著作权，并以在先著作权足以使得第三人权益得到充分保护为由，否定了第三人依据《商标法》第32条主张的其他“在先权益”。在“本肯熊”案中，法院也有基本类似的认定。与此同时，当法定权利不足以对当事人提供全面救济时，可对权利和利益并行保护。如“小头爸爸”和“围裙妈妈”案中，法院就同时适用人物形象著作权和作品名称在先权益，认定诉争商标损害了他人的在先权利。

2 商标法中的其他权益较商品化在先权益优先认定。在我国，商品化权的非法定性决定了其内涵与外延的不确定性，从而在实现对权利人合法权益的已然保护下，被谦抑地适用。如“驯龙高手”案中，因为权利人梦工厂动画影片公司在诉争商标申请日之前，对其知名电影作品名称在第9类商品上注册有“HOWTOTRAINYOURDRAGON”商标，所以，一审法院以诉争商标违反2001年《商标法》第28条实质审查的相对条件为由，判决撤销商评委在部分商品上予以核准注册的复审裁定，并以此为由，排除对第31条“损害他人现有的在先权利”条款的适用。且该做法得到了二审法院的认可。“蜘蛛侠”案中，法院更是以诉争商标“蜘蛛侠ZHIZHUXIA及图”与引证商标一蜘蛛侠形象图形商标、引证商标四“SPIDER-MAN”构成使用在同一种或类似商品上的近似商标为由，维持了对诉争商标宣告无效的裁定和一审判决，始终未提及角色名称在先权益的问题。

3 商标法中的权益较商标法之外的权益优先认定。值得注意的是，除了权利被优先认定外，商标法中的利益较商标法之外的法律规范中的利益也具有认定上的优先性。如“美丽俏佳人”案中，法院先认定海南旅游卫视通过对《美丽俏佳人》节目的传播，使得“美丽俏佳人”在电视文娱活动等服务项目上构成“已经使用并有一定影响的商标”。随后又将权利人主张的《商标法》第32条的“在先权利”——“节目目名称权”解释为《反不正当竞争法》中的“有一定影响的商品名称”。最终得出“在旅游卫视公司同时主张‘在先使用并有一定影响的商标’情况下，再以‘节目名称权’予以保护并无必要”的结论。

上述第二、三种情形中都涉及到权利人的商品化行为（活动），即将作品名称和角色名称注册为商标，或作为商标使用。这种对作品、角色名称在先权益的劣后性保护，表明司法者已经考虑到商品化行为的问题，并在“在先权利”条款之外找到了保护路径。而对未被商品化使用，却又有较高知名度的两类名称的保护，才是《商标法》第32条前半段适用的重点。将有商品化行为的情形放置于“在先权利”条款之外的做法，进一步印证，对两类名称商品化权益保护的正当性并非权利人的二次开发利用，而是为了维持名称知名度所及的潜在商业领域内的商誉，避免混淆误认，体现商标法中的诚信原则。

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