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注册商标的转让与许可

主要知识点

注册商标的转让是指注册商标权依照法律规定的原则、条件和程序从一个主体转移给另一主体的法律行为。它是行使、利用商标权的主要方式之一，同时也是转移商标权的最主要形式。

1.注册商标转让的原则

自由转让原则。商标可以和企业及其营业一起转让，也可以分别转让，受让方必须保证使用该商标的商品质量。因为即使商标与商品分开转让，出处发生混淆，只要质量能得到保证，消费者的利益便不会受到损害。而且，能否保证商品质量，与必须和营业一起转让没有必然联系，完全由受让人的努力程度来决定。因此，已无必要要求商标必须与营业一起转让。

2.注册商标转让的条件

(1)受让人必须符合商标注册申请人的条件。

(2)商标注册人对其在相同或者类似商品上注册的相同或者近似的商标必须一并转让。联合商标、防御商标必须和正商标同时转让。

(3)注册商标所有人如果已经许可他人使用其注册商标，转让注册商标时应告知被许可人。如果涉及原使用许可合同中特殊义务的转让，应征得被许可人的同意。

(4)受让人必须保证使用该注册商标的商品质量。

(5)集体商标的性质决定了集体商标只能由集体商标注册人的所属成员使用，故集体商标不得转让或许可给非集体成员使用。

【案例】北京醉流霞商贸有限公司诉北京二锅头酒业集团、北京二锅头酒业股份有限公司请求确认商标转让合同无效纠纷案

（一）案情简介

1990年2月，国营北京大兴酒厂获准注册了“醉流霞”商标。1998年6月，国营北京大兴酒厂(改制后变更为北京二锅头酒业集团)与拟由酒厂广大职工集资入股设立的醉流霞酒业有限责任公司(暂定名)订立协议，内容为“酒厂以北京二锅头酒业集团醉流霞牌的无形资产入股，酒厂永远享有该酒系列产品10%的股权，酒厂干部职工以90%的股权、酒厂以10%的无形资产股权合力买断大兴酒厂(北京二锅头酒业集团)醉流霞酒的产权，酒厂今后不再使用醉流霞的注册商标”。国营北京大兴酒厂一方的签字人为程某，所盖印章为北京二锅头酒业集团；醉流霞酒业有限责任公司(暂定名)一方的签字人为张某，所盖印章为1999年4月7日才正式成立的北京醉流霞商贸有限公司。1999年1月，国营北京大兴酒厂第八届职代会第一次会议通过决议：“醉流霞酒业有限责任公司实行股份制，酒厂以‘醉流霞'的无形资产入股，酒厂始终占有10%的股份，今后不再使用‘醉流霞’的商标。”1999年4月7日，醉流霞商贸有限公司正式成立，其中张某等5人各出资9万元，各享有18%的股权，北京二锅头酒业集团出资5万元，享有10%的股权。1999年5月至2004年1月，醉流霞商贸有限公司先后从国营北京大兴酒厂、北京华兴贸易公司、北京华兴永丰商贸公司购进醉流霞酒进行销售。

2001年6月，国营北京大兴酒厂将“醉流霞”商标转让给了其改制后的北京二锅头酒业集团。2002年7月，国营北京大兴酒厂（北京二锅头酒业集团）与醉流霞商贸有限公司再次签订协议：“根据原协议，醉流霞商贸有限公司已买断“醉流霞”品牌所有权，酒厂拥有醉流霞商贸有限公司10%的股权，醉流霞产品灌装由酒厂负责。由于大兴酒厂将改制，经双方友好协商一致同意醉流霞商贸有限公司可迁至北京二锅头酒业股份有限公司所在地，产品灌装由北京二锅头酒业股份有限公司负责。”2003年1月，北京二锅头酒业集团又将“醉流霞”商标转让给了北京二锅头酒业股份有限公司。2004年6月，醉流霞商贸有限公司向北京市第一中级人民法院提起诉讼，要求确认醉流霞商贸有限公司享有“醉流霞”商标的独占使用权，并确认北京二锅头集团与北京二锅头酒业股份有限公司之间的商标转让行为无效。

（二）本案涉及的知识点

1.与注册商标的使用、转让无事实和法律上利害关系者无权主张注册商标转让合同的无效。

2.注册商标所有人独占许可使用商标后，只要不涉及自身特殊义务的转让，可以转让注册商标。

3.除商标许可使用合同另有约定外，注册商标的转让不影响转让前已经生效的商标使用许可合同的效力。

（三）与本案有关的现行法规

商标法第39条转让注册商标的，转让人和受让人应当签订转让协议，并共同向商标局提出申请。受让人应当保证使用该注册商标的商品质量。转让注册商标经核准后，予以公告。受让人自公告之日起享有商标专用权。

商标法实施条例第25条转让注册商标的，转让人和受让人应当向商标局提交转让注册商标申请书。转让注册商标申请手续由受让人办理。商标局核准转让注册商标申请后，发给受让人相应证明，并予以公告。转让注册商标的，商标注册人对其在同一种或者类似商品上注册的相同或者近似的商标，应当一并转让；未一并转让的，由商标局通知其限期改正；期满不改正的，视为放弃转让该注册商标的申请，商标局应当书面通知申请人。对可能产生误认、混淆或者其他不良影响的转让注册商标申请，商标局不予核准，书面通知申请人并说明理由。

最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释第20条注册商标的转让不影响转让前已经生效的商标使用许可合同的效力，但商标使用许可合同另有约定的除外。

（四）当事人的意见及其理由

本案原告醉流霞商贸有限公司诉称：北京二锅头酒业集团与北京二锅头酒业股份有限公司签订转让“醉流霞”商标协议的行为是无效民事法律行为，程某在完全知道前述商标使用协议的情况下，仍然代表北京二锅头酒业股份有限公司受让“醉流霞”商标，具有明显恶意，损害了我公司作为被许可人的合法权益。北京二锅头酒业集团在“醉流霞”商标使用许可协议有效期内应保证拥有商标专用权，北京二锅头酒业集团转让“醉流霞”商标的行为显然违反了合同义务。“醉流霞”商标系国有无形资产，未经评估，不得转让。请求法院判决醉流霞商贸有限公司享有“醉流霞”注册商标的独占许可使用权、确认“醉流霞”商标转让协议无效。

本案被告北京二锅头酒业集团辩称：本案中的1998年协议、2002年协议应为无效协议。1998年协议的签约主体不具有相应的民事权利能力和民事行为能力并且非合同的甲、乙双方，两份协议均是醉流霞商贸有限公司法定代表人张某个人策划，不是签约双方的真实意思表示，而且两份协议的签订违反了国家法律、法规的强制性规定。且1998年协议和2002年协议根本没有实际履行，两份协议中也没有商标独占许可使用权的意思表示，请求驳回醉流霞公司的诉讼请求。

本案被告二锅头股份公司辩称：1998年协议和2002年协议均为无效协议，且未实际履行，两协议书不是“醉流霞”商标的独占许可使用合同，醉流霞商贸有限公司不享有“醉流霞”商标的独占许可使用权。请求驳回醉流霞商贸有限公司的诉讼请求。

（五）法院的判决结果及其理由

法院最终认为，1998年协议中指向的醉流霞酒业有限责任公司（暂定名）与1999年4月7日正式成立的北京醉流霞商贸有限公司在事实和法律上均非同一主体。虽然两者的企业名称中均含有“醉流霞”三个字，并且法定代表人均是张某，国营北京大兴酒厂或北京二锅头酒业集团均占有10%的股份，但前者由国营北京大兴酒厂广大干部职工集资入股100万元设立，后者则由张某等5人集资入股45万元设立；在前者中，国营北京大兴酒厂应以醉流霞酒的无形资产包括“醉流霞”商标入股，在后者中，则由北京二锅头酒业集团实际出资5万元入股。如果醉流霞商贸有限公司认为两者确为同一主体，则应提供相应证据予以证明。另外，1998年协议签订的目的在于设立醉流霞酒业有限责任公司（暂定名），但实际上该公司并未成立，1998年协议亦未履行。虽然协议上盖有1999年4月7日才成立的“北京醉流霞商贸有限公司”的印章，但“北京醉流霞商贸有限公司”并非1998年协议的当事人，该协议对于“北京醉流霞商贸有限公司”不产生法律上的效力。2002年协议是1998年协议的补充，由于1998年协议未实际履行，2002年协议同样没有履行，且不产生法律上的效力。醉流霞商贸有限公司依据1998年协议和2002年协议主张享有“醉流霞”商标的独占许可使用权，并无事实和法律上的依据，对其主张不予支持。一审判决认为，1998年协议中指向的醉流霞酒业有限责任公司与本案中的醉流霞商贸有限公司系同一主体，并进而认定依据1998年协议和2002年协议，醉流霞商贸有限公司拥有“醉流霞”商标的独占许可使用权，显系错误，本院予以纠正。醉流霞商贸有限公司与“醉流霞”商标的使用、转让并无事实和法律上的利害关系，无权就?“醉流霞”商标的转让提出异议，醉流霞商贸有限公司关于确认“醉流霞”商标转让协议无效的请求，亦不予支持。遂依法判决驳回北京醉流霞商贸有限公司的诉讼请求。

（六）评述

本案主要涉及商标转让条件、效力的认定以及如何调整商标转让与商标许可使用相衔接的法律问题。在分析这些问题之前，有必要首先回顾一下商标转让涉及的一系列基本理论问题，以便对本案所涉法律问题的背景有一个更为全面的认识。

1 .商标转让的原因及途径

商标法长期以来给人的印象就是“一部确认商标权、保护商标权的法律”o至于商标权作为一项无形财产权究竟应该如何在社会经济生活中交换、流转、保值乃至增值，法学界一直未能给予足够的重视，很多人似乎觉得这应是经济学界关注的课题，也有人认为这一部分内容由传统的合同法加以规范和调整可能更加妥当，由此，与商标权有关的合同制度开始游离于商标法，以至出现了这样一种态势：商标法并不以商标权的利用制度为自己的主业，即便鲜有涉及，也属蜻蜓点水；民法或合同法则因其在社会经济流通领域的统率性法律地位很难无微不至地照顾到独具特质的商标权，所以即便是一些经典的著作，也只能就商标权转让合同或者商标权许可使用合同的个别典型形式作浅层次的原理套用；至于近年来出现的一些关于知识产权许可的译著和涉及知识产权流转现象的专著，则大多属于经济学范畴的作品，未能从法学的角度展开更多的符合公平和正义价值取向的思考。

其实，商标权的利用制度尤其是商标转让制度岂止是商标法的应然内容，从“激励论”的哲学基础出发，它应是商标法的核心内容。也就是说，商标权只有能够付诸流转才能真正体现出它的交换价值和使用价值的财产属性，也只有这样才能更加激发起商家不断培育商标的激情，坚定其乐此不疲使用商标并借此获利的决心。因此，无论是商标法学还是商标法的实践，都应当以商标权的转让、许可使用乃至担保制度为其关注的主要方向，只有这样，才能真正使商标法进入“动感地带”。

商标转让的途径有二：一是事非得已的转让，既包括自然人死亡后的继承转让，也包括法人终止后的继受转让；二是事出有因的合同转让。在商标合同转让的发展进程中，经历了由“连同转让”向“自由转让”的变化历程。所谓“连同转让”，是指商标必须连同企业或企业信誉一起转让，这是为了避免商标识别功能的弱化，最大可能地保护消费者利益的一种有效举措。然而，随着商品经济的不断发展，商标权的重心已由以表示商品出处的作用为中心的人格权变为以保证质量作用为中心的财产权，早期商标权里的人格属性逐步淡化以至于消失殆尽。这也就是说：原来法律是从表示商品出处的作用为中心来考虑商标，让商标与营业保持密切关系，以此保证商品的同一性；但随着社会生产能力、水平和规模的不断提高和扩大，商标受让人完全有能力可以保证商品的质量和特点相同，这样消费者的利益便不会受到损害，它们对商品的实际生产者是谁也就不大关心了。由此，商标权开始了可以自由转让的历史新篇章。

至于商标转让事出何因？倒是一言难尽。这里既有市场营销的策略和需要，也有市场竞争的结局和后果；既有资本运作控制市场、谋求利益最大化的刻意追求，也有产业转型盘活资产、尽量减少损失的不得已而为之；不一而足。总而言之，都是资产运作的正常举动。

2.商标转让合同无效的司法判定

商标转让合同的效力是商标转让法律问题的核心所在。法院对它的判定首先需要遵从合同法关于无效合同的判定标准和原则，除此以外，还需要特别关注商标的无形属性对于商标转让合同的无效会不会起到特殊的作用。在这里我们姑且不论本案一、二审法院关于北京二锅头酒业集团与醉流霞商贸有限公司签订许可使用合同效力不同认定的是与非，需要我们加以关注和研究的是：即便是认定了醉流霞商贸有限公司在北京二锅头酒业集团与北京二锅头酒业股份有限公司的商标转让合同之前享有合法有效的商标独占许可使用权，那么醉流霞商贸有限公司能否主张形成于其独占许可使用之后的商标转让合同无效呢？而这恰是由商标的无形属性所带来的所谓的特殊问题。众所周知，正是由于商标的无形性，决定了商标可以在同一时空为不同的人所使用，这便是商标使用中最常见的许可使用形式。但是，许可使用权并不是一项完整意义上的物权，充其量，它不过是完整商标权的一分子，是一项他物权。也就是说，许可使用权生来并不具有制约商标本权的力量，它并不能够决定商标权要不要转让，可不可以转让以及何时转让。除非在许可使用合同中商标权人已明确向被许可人放弃了这一权利。即便如此，那还要看商标的受让人是否明知或应知这一约定，如果受让人确实是善意的;那么在后的转让合同依然有效，只不过由出让人向商标的被许可使用人承担事先约定的违约责任罢了。假如双方没有关于违约金的约定，则要让商标出让人赔偿被许可人多少损失还是一个很难认定的棘手问题。因为，商标的转让除非有许可使用合同的特殊限制，一般情况下并不妨碍许可使用的继续，所以损失根本无从谈起。综上所述，在先的商标许可使用甚至是独占许可使用一般是影响不到商标转让合同的效力的，除非是在商标权人有意规避了自己本应在许可使用合同中承担的特殊义务，或者是把这些特殊义务转嫁给了受让人，而受让人实际又在难以承受的情形之下，商标独占许可使用人才可以站出来主张商标转让无效。这里所说的特殊义务倒未必一定是与原商标权人密切联系的带有人身属性的义务，在一些非单纯的商标许可使用合同（如混杂于商品回购合同的商标许可使用合同）中，它也有可能表现为合同约定的一般金钱债务。对照本案的情况，原告醉流霞商贸有限公司虽以被告北京二锅头酒业集团明知已与其订立并实际履行商标独占许可使用合同在先仍违反合同义务与北京二锅头酒业股份有限公司签订商标转让合同，损害其商标使用权益为由，主张商标转让合同无效。但是醉流霞商贸有限公司在整个法院审理中并没有能够举证北京二锅头酒业集团到底有何种不可转让的特殊义务被规避，更不必说二审法院压根就否认了其与许可使用合同的关联性，认为所谓1998年协议和2002年协议实际并未履行，没有任何法律效力。由此，醉流霞公司试图从独占许可入手否认商标转让的诉讼意图从合同的关联性这一普通法理上被彻底否定。

3.商标转让与商标许可使用的衔接

商标转让合同与商标许可使用合同的衔接普遍存在于这样一种情形：那就是先有许可使用合同，而后出现了转让合同。因为，先转让后许可，就等于是没转让前的一般的许可使用一样，没有什么特殊的地方。除非是转让后被许可的还是原来的出让人，要么就是转让前有许可使用，转让后再次许可使用，前后两次许可使用因转让而发生了合同冲突。对于第一种情形，最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释第20条已有明文规定，即注册商标的转让不影响转让前已经生效的商标使用许可合同的效力，但商标使用许可合同另有约定的除外；对于第二种转让后许可原出让人使用的情形，法律关系的界限划分应该是比较清楚的，如前所述，一般是不会出现多少矛盾的；问题较多的极可能是第三种情形，即转让前后两次许可使用合同之间的冲突如何衡平？对此，法律和司法解释目前都没有规定，我们的意见是：应当本着前合同优于后合同的原则来处理这一合同衔接的法律问题。即凡是前合同中被许可使用人应当享有的权益，商标的受让人作为继受的合同相对人应当继续予以维护和尊承。它只能在前许可使用合同留下的空白处继续行使自己作为新一代商标权人的权利，否则就是越权行事。商标的受让人（即后许可使用合同的许可人）与后许可使用合同的被许可人都有义务在与前许可使用合同交叉或重叠的部分和空间停止侵权，后许可使用合同的被许可人还应在明知或应知的情况下与许可人共同赔偿前被许可人的经济损失。

（七）对本案的思考

在先的许可使用（尤其是独占许可使用）能否阻止注册商标的转让？被许可人就注册商标的转让有无优先受让权？如何正确理解商标许可使用合同在先时，转让注册商标所涉及的“许可人义务的转让”？

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