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注册商标转化为商品通用名称显著性丧失的认定

【案例】北京某公司与深圳某公司、商标评审委撤销“优盘”商标争议行政诉讼案

（一）案情简介

深圳某公司是我国研制、开发及生产闪存类移动存储器的著名企业。该公司于1999年8月23日向商标局申请注册“优盘”商标，于2001年1月21日获准注册，注册号为1509704,指定使用商品为国际分类第9类的计算机存储器等商品。

2002年10月23日，北京某数码科技有限公司向商标评审委提出撤销深圳某科技有限公司上述“优盘”注册商标的申请。

（二）本案涉及的知识点

1.商标显著性的丧失；

2.商标显著性丧失的认定。

（三）与本案有关的现行法规

商标法第9条,申请注册的商标，应当有显著特征，便于识别，并不得与他人在先取得的合法权利相冲突。

商标注册人有权标明“注册商标”或者注册标记。

商标法第11条下列标志不得作为商标注册：

1.仅有本商品的通用名称、图形、型号的；

2.仅仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的；

3.缺乏显著特征的。

前款所列标志经过使用取得显著特征，并便于识别的，可以作为商标注册。

（四）当事人意见及理由

原告诉称，被申请人将“优盘”商标用于一种基于闪存介质进行存储并通过通用串行总线（USB）接口读写数据的计算机外设移动存储设备上（简称闪存类移动存储），争议商标仅仅直接表示商品的用途及具体的使用方法，并且该商标已经成为此类商品的通用名称。根据商标法第11条的规定，仅有本商品的通用名称，或者仅仅直接表示商品的用途及其他特点的不得作为商标注册。申请人请求商标评审委撤销被申请人的第1509704号注册商标。

被告辩称，“优盘”是其独立研制开发的专利技术系列产品的特定名称，并依法获得商标注册，与该类产品的通用名称无关。被申请人认为，“优盘”既不是该类产品的通用名称，也没有直接表示商品的功能、用途和其他特点，“优盘”商标具有商标法规定的显著特征。

（五）裁决结果及其理由

商标评审委经审理认为，从争议商标“优盘”汉字本身的谷义来看，其对于指定使用的第9类计算机存储器等商品有质量、功能、用途等特点具有直接的叙述性，缺乏商标应有的显著特征。被申请人自身也一直将“优盘”作为商品名称加以使用，客观上进一步起到了淡化乃至消灭“优盘”文字作为商标的显著特征的作用。同时,众多同行业经营者以及消费者已经比较普遍地将“优盘”作为一种新型的计算机移动存储器的商品通用名称加以使用。因此，商标评审委认为，争议商标已成为其指定使用商品——计算机存储器的通用名称。据此，商标评审委裁定，申请人对被申请人注册的第1509704号“优盘”商标所提撤销理由成立，第1509704号商标注册予以撤销。

（六）评析

本案是为数不多的涉及商标显著特征丧失的案件。正如我们在前面一再申明的那样，显著特征是一个标志作为商标受保护的基础。一个标志的显著特征既可以是标志本身所固有的，也可以是经过使用而获得的。商标的显著特征，无论是固有显著特征还是获得显著特征，都不是一成不变的静止状态，而是不断变化的动态过程。一个不具有显著特征的标志，可以经过使用而获得显著特征；同样，一个具有显著特征的商标，也可能因为使用不当或管理不慎而丧失其显著特征。最能体现出商标显著特征的变化过程的例子是美国的“SINGER”商标所经历的由商标到通用名称，再由通用名称到商标的过程。

美国胜家公司（SingerManufacturingCompany）是世界知名的缝纫机生产商。该公司自1853年开始制造缝纫机,并使用“SINGER”商标。该商标于1885年获得注册。随着胜家公司的快速发展，其“SINGER”商标在美国几乎是家喻户晓。一些竞争对手开始将自己生产的缝纫机称为“singermachine”（胜家机器），以至于“SING-ER”成为缝纫机的代名词。1896年，美国最高法院在一个案件中认定，“SINGER”一词已成为一类缝纫机的通用名称，不再作为商标受保护。但是，胜家公司继续使用“SINGER”标志进行宣传。1953年，在经历了近60年持续不懈的努力之后，第五巡回上诉法院认定,“SINGER”不再是通用名称，胜家公司最终将“SINGER”商标从公有领域夺了回去。其中法院对于商标显著性进行的裁判，格外引人注目。

我国商标法没有明确规定法院能否在民事诉讼程序中就商标显著性的丧失直接进行裁判问题，在实践中也较少发生这种情况。在某公司诉四川某化工厂商标侵权纠纷案中，一审法院四川省高级人民法院就曾认为，有效期内的注册如因所有人疏于管理而使注册商标的显著特征消失，该商标将因缺乏显著特征而被撤销。但限于我国法律没有授权法院在商标民事案件中可以撤销商标注册，因此，四川高院只好认定，“本案商标专用权人虽有对某些专业出版物上将澳氟菊酯的商品名与‘敌杀死’商标混淆的情况疏于管理，但在国家商标局未宣布对该注册商标撤销前，仍应受商标法保护”。在该案的二审过程中，最高人民法院肯定了四川高院的这一看法。这或许从一个侧面反映了目前法院在商标显著特征丧失问题上的无奈。

但是，在国外，商标尤其是一些驰名商标，由于丧失显著特征而演变为通用名称的例子还是很多的，经常被人提到的诸如“阿司匹林”等。，

在实践中，显著性丧失主要发生在那些在市场上有很大号召力的驰名商标或著名商标。商标的知名度越高，其显著特征丧失的危险性就越大。正因如此，对驰名商标保护的一项重要内容就是防止其淡化为通用名称。但是，一旦一个商标变成通用名称，就不应当再作为商标受到保护。

导致商标显著特征丧失的原因主要有两个方面:一是商标所有人的使用不当，致使相关公众对该肃标与使用该商标的商品发生混淆，把商标当成商品名称；二是由于商标所有人疏于管理，相同或近似商品的生产者、经营者的大规模使用，包括合法使用和未经授权的使用，使相关公众无法通过该商标识别出商品来源。在本案中，这两种情况都是存在的。因此，对于一个驰名商标的所有人来说，不但要特别注意规范自己对该驰名商标的使用，同时也要特别注意防范其他经营者未经许可的使用，及时采取相应的法律手段，保持商标的显著特征。

在司法实践中，对于因通用化而导致的商标显著特征丧失的认定，通常并不需要特殊的规则，只需按照对通用名称的认定办法就可以了。需要强调的一点是，由于丧失显著特征之前的商标是一个有效的商标，因而在证据方面应对主张商标显著特征丧失的一方提出比认定通用名称更高的要求。

（七）对本案的思考

1.商标的通用化会产生哪些法律后果？

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