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产品广告中叙述性合理使用他人商标

【案例】徐州汉都公司诉TCL集团公司侵犯商标权纠纷案

（一）案情简介

1998年12月，汉都公司经国家商标局核准，在第9类计算机、电视机、照相机等商品上注册了“千禧龙QIANXILONG”文字商标，注册证号为1231026,注册有效期自1998年12月14日至2008年12月13日。后汉都公司仅仅对该注册商标在较小范围内进行了相应的广告宣传，但尚未生产或销售该注册商标的电视机，也未许可他人在电视机上使用过该商标。1999年12月18日至2000年1月30日，TCL集团股份有限公司（以下简称TCL公司）及其下属TCL电器销售有限公司（以下简称TCL销售公司）在国内一些城市开展了“千禧龙大行动”为主题的促销宣传活动。在徐州百货大楼的宣传促销活动以及上海《新民晚报》上刊登的TCL王牌彩电的宣传品、广告横蝇和报纸广告中，均使用了“千禧龙大行动”字样及龙形图案宣传的内容包括：贺千禧巨岁看世纪王牌，龙腾盛世禧满神州，TCL王牌千禧龙大行动。从TCL公司宣传广告的布局、文字图形的总体上观察，广告语词中虽然含有“千禧龙”的字样，但是TCL公司在宣传广告的醒目位置更多使用的是自己的“TCL”商标。

（二）本案涉及的知识点

判断在产品促销活动广告词中使用与他人注册商标相同或者相近似的文字是否侵犯商标专用权，应当以这种使用行为是否容易造成相关公众对商品和服务的来源产生混淆，是否借用他人注册商标的信誉为自己谋取不正当利益，或者是否对注册商标专用权造成其他损害为标准进行。

（三）与本案有关的现行法规

商标法第52条第（1）项、第（5）项未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似商标的；给他人的注册商标造成其他损害的，属于侵犯注册商标专用权的行为。

商标法实施条例第50条第（1）项在同一种或者类似商品上,将与他人注册商标相同或者近似的标志作为商品名称或者商品装潢使用，误导公众的属于商标法第52条第（5）项所称侵犯注册商标专用权的行为。

第49条注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号,或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有地名，注册商标专用权人无权禁止他人正常使用。

最高人民法院2003年7月31日给对本案的批复［（2003）民三他字第4号］:判断在产品促销活动中使用与他人注册商标相同或者相近似的文字是否侵犯商标专用权，应当以这种使用行为是否容易造成相关公众对商品和服务的来源产生混淆，是否借用他人注册商标的信誉为自己谋取不正当利益，或者是否对注册商标专用权造成其他损害为标准进行。由于在产品促销活动中使用与他人注册商标相同或者相近似的文字，不同于在商品和服务中直接使用他人注册商标，因此，在认定是否造成“混淆”、“借用”、“损害”等事实时，应当特别注意：L要考虑注册商标的知名度与显著性。2.要对产品促销活动中使用他人商标的具体情形进行分析，如行为人是否将他人商标作为自己的商标或者自己的商品名称使用，是否在使用他人商标的方式、时间等方面容易使相关公众混淆商品或者服务的来源，或者误认商品、服务的提供者存在特殊的关系等。

（四）当事人的意见及其理由

本案原告诉称：TCL公司在其电视机的促销活动中，在同一种（电视机）商品上，将与我公司拥有的注册商标近似的“千禧龙”文字、图形作为商品名称或者商品装潢使用，并足以造成消费者的误认，属于侵犯注册商标专用权行为，应承担侵权责任。

本案被告辩称：我公司销售推广活动中使用“千禧龙”，不是作为商标使用，并不构成对汉都公司商标权的侵权。TCL销售公司在“千禧龙大行动”中叙述性使用“千禧龙”，属于正当使用，是正常行使自己的权利，请求法院驳回汉都公司的诉讼请求。

（五）法院的判决结果及其理由

一审法院认为TCL公司构成商标侵权，应当承担侵权责任。二审法院则认为：TCL公司在销售推广TCL王牌彩电活动中使用“千禧龙”文字不构成对汉都公司商标权的侵权，故改判驳回汉都公司的诉讼请求。

（六）评述

1.“千禧龙”一般叙述性词汇商标的保护范围限制

通说认为，商标权包括使用权和禁止权，使用权是商标权人使用其商标的范围，以核准的文字、图形和核定使用的商品为限；禁止权，是指商标权人禁止他人使用的范围，即商标权人可以禁止他人在同一种商品或类似商品上使用与其注册商标相同或近似的商标。因此司法实践中，关于禁止权的解释范围体现法官对案件的认知水平。在界定禁止权的范围时，恰恰是商标显著性（个性）起到了决定性作用，而争议最大的是关于叙述性词汇构成商标的禁止权保护范围问题。关于叙述性商标的显著性及其保护原则，美国的泰勒法官作过精辟的分析：一般而言，诉称构成“商标”的请求可能包括这样一些类型：（1）一般的或普通的描述性术语。一般或普通的描述性术语,通常是一种物品的名称或对它的描述，如“家用电器”。实践中，在任何情况下，这种术语（或称为通用词汇）都不应该成为一个商标。（2）描述性术语。有时候，描述性术语（又称为叙述性词汇）是特别地描述一件物品的特征或成分，如“立白洗衣粉”。因为这种含义的术语可以描述“商标申请者之商品的特性”，所以，它可以成为一个有效的商标。（3）提示性的术语。提示性术语不同于描述性术语，它要求该术语的接受者或听众可以通过想象和感性认识来特定化该物品的性质，比如，用“gobble-gobble”的火鸡叫声来特指火鸡。实践中，这种术语的商标性质也可以得到保护。（4）任意的或想象的术语。任意或想象的术语，比如“SONY”，这种术语可以与提示性术语一样得到法律的充分和完全保护，在实践中也不易引起争议。结合本案，“千禧龙”整体属于两个通用词汇的组合，包括通用词汇“千禧”和通用词汇“龙（龙年）因为“千禧”在西方已经流传千年，其在基督教教义中有“千年王国”的涵义；而“龙”或“龙年”，对于中华民族来说已经是一种象征，其祥和和尊贵的涵义家喻户晓；客观上说，如果仅就上述两个通用词汇分别单独申请注册，由于商标显著性的限制，未必获得批准。而公元2000年是公历新千年的开始，又恰逢中国农历龙年，这种排列需要三千年才有一周期轮回。因此，汉都公司将西方的“千禧”与东方的“龙年”组合成为“千禧龙”词组并申请商标的注册，紧扣即将到来的公历2000年“千禧”与农历“龙年”的时代气息，两个显著性不明显的通用词汇组合成为一个新的时间叙述性词汇有了一定的显著性，得以被核准注册，类似的通用词汇组合有大名鼎鼎的“美标”组合"AMERICANSTANDARD"0因此说，不能因为组成部分是“千禧”和“龙年”一般不具有显著性，而否定它们的组合可能产生的显著性。一方面，首先是汉都公司的“千禧龙”商标已经我国商标管理机关核准注册，且尚在有效期内，故汉都公司对该注册商标享有专用权，应受到法律的保护。另一方面，“千禧龙”作为叙述性词汇的第二含义商标弱化了其显著性，不能禁止他人在第一含义项下合理、正当的使用；这个限制不是中国特有的，各国均有类似于此的规定。如美国法院认为法定合理使用的立法目的在于“商标的注册人或持有人不能将某一描述性的短语作为其独占使用的权利加以限定，从而剥夺他人对其商品进行准确描述的权利”。[1)由于商标法允许叙述性短语在获得“第二含义”的情况下成为商标，为商标权利人专用，这势必将限制他人使用原本属于公共领域的短语的权利，因此原则上讲，如果他人在“第一含义”上叙述性地使用他人商标，商标权利人无权阻却。故“千禧龙”商标在其使用过程中，法院对于该商标禁止权的范围解释和确定时，要予以适当的限制。

2.促销广告中叙述性使用“千禧龙”属于合理使用，并不构成商标侵权

(1)我国商标的合理使用问题。一直以来，多数人把商标看成禁忌，而不是把消费者区分商品或服务来源放在首要位置。在我国商标的执法实践中，对于商标禁止权的绝对保护一般是高于对其的限制，因此无论是旧的商标法或现行商标法关于商标合理使用一直没有进行明确的规定，也许不仅仅是立法的疏忽，更多的是涉及利益平衡的执法理念问题。实际上在一些保护商标的国际公约或协议中，对商标权的合理使用都进行了规定。如TRIPS协议第17条规定，“成员可以对商标权规定有限的例外，诸如描述性词语的正当使用，只要此种例外考虑了商标所有人和第三人的合法利益”。国内关于商标的正当使用更多地是出现在工商管理部门或最高法院的解释与批复中。国家工商局1999年颁布的《关于保护服务商标若干问题的意见》第7条第2款规定：“他人正常使用服务行业惯用的标志，以及以正常方式使用商号（字号）、姓名、地名、服务场所名称，表示服务特点，对服务事项进行说明等，不构成侵犯服务商标专用权行为，但具有明显不正当竞争意图的除外。”同年的《关于商标行政执法中若干问题的意见》第9条也有类似的规定：“下列使用与注册商标相同或者近似的文字、图形的行为，不属于商标侵权行为：（一）善意地使用自己的名称或者地址；（二）善意地说明商品或者服务的特征或者属性，尤其是说明商品或者服务的质量、用途、地理来源、种类、价值及提供日期。”现行商标法对商标的合理使用问题虽未明确规定，但在之后颁布的行政性规章商标法实施条例则规定了商标的合理使用问题。其中第49条规定：“注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有地名，注册商标专用权人无权禁止他人正常使用。”

结合国内外商标法律的相关规定和保护实践，商标的合理使用至少应当具备以下要件：第一，使用该名称仅为说明该当事人的商品或服务；因为该名称并非用于标示该当事人的商品或服务的来源，其目的仅仅为了说明商品或服务，一般不会损害商标权人的权利。第二，所使用的名称不是作为商品商标或者服务商标来使用的；这通常是指使用者在主观上并无作为商标来用的意图，在客观上并不足以造成消费者的误认。第三，是善意且合理使用。最高法院的批复中进一步明确了三个标准：判断在产品促销活动中使用与他人注册商标相同或者相近似的文字是否侵犯商标专用权，应当以这种使用行为是否容易造成相关公众对商品和服务的来源产生混淆，是否借用他人注册商标的信誉为自己谋取不正当利益，或者是否对注册商标专用权造成其他损害为标准进行。

(2)本案是否符合合理使用问题。按照最高法院批复精神，要判断TCL公司在促销活动广告中直接使用“千禧龙”文字作为广告宣传词，是否构成商标侵权。首先要判定TCL公司广告宣传词语中的使用是否商标意义上的使用；同时需要就是否产生混淆、是否借用“千禧龙”为其谋取不正当利益，以及是否对“千禧龙”商标造成其他损害为标准，进行综合判定。

TCL公司在促销活动广告中直接使用“千禧龙”文字作为广告宣传词，不能认定为商标意义上的使用。综观整个案件，TCL的广告宣传内容包括：贺千禧巨岁看世纪王牌，龙腾盛世禧满神州，TCL王牌千禧龙大行动。涉案的“TCL王牌千禧龙大行动”一句中并不存在突出使用“千禧龙”的情形，而只是将“千禧龙大行动”作为一次特定的促销活动的时间概念，这种使用并不是商标意义上的使用，或其他涉及商标侵权意义上的使用。具体分析：首先，TCL公司在其生产的电视机上使用了其自己的商标“TCL”王牌，而并未使用“千禧龙”作为商标，而且在所有宣传中TCL公司也都是在醒目位置使用了自己的商标“TCL”王牌，因此，TCL公司在促销活动中使用“千禧龙”应被理解为非商标意义上的使用。其次，也不符合商品的特有名称和特有包装、装潢意义上的使用。包装，一般理解为识别商品以及方便携带、储运而使用在商品上的辅助物和容器，而装潢则是为识别与美化商品而在商品上或其包装上附加的文字、图案、色彩及其排列组合，无论是包装还是装潢均不能脱离商品而独立存在，商品特有的包装、装潢反映着商品的个性，传递的是商品提供者的信息，具有商业标识的作用。TCL公司在电视机及其包装上均未使用“千禧龙”，因此一般并不存在有人将“千禧龙”理解为“TCL”王牌彩电的商品名称，因此，TCL公司在促销宣传中使用“千禧龙”显然也不属于特有商品名称和特有包装、装潢意义上的使用。

TCL公司在促销活动广告中直接使用“千禧龙”文字作为广告宣传词，没有造成“混淆”、“借用”，也未造成其他损害。按照最高法院的批复，要判断TCL公司在产品促销活动中使用与“千禧龙”相同或者相近似的文字是否侵犯商标专用权，应当以这种使用行为是否容易造成相关公众对TCL电视机这种商品和其服务来源产生混淆，是否借用“千禧龙”商标的信誉为自己谋取不正当利益，或者是否对“千禧龙”商标专用权造成其他损害等为标准进行。按照最高法院的理解，在认定是否造成“混淆”、“借用”、“损害”等事实时,需要注意两个方面：一是要考虑注册商标的知名度与显著性。商标的显著性，即能够起到区别作用的特性的强弱，是商标侵权判断中确定商标专用权权利范围以及确认是否构成侵权的重要因素之一。知名度高显著性强的商标，被“混淆”、“借用”的可能性就大，而知名度低显著性弱的商标，被“混淆”、“借用”的可能性就小。二是要对产品促销活动中使用他人商标的具体情形进行分析，如行为人是否将他人商标作为自己的商标或者自己的商品名称使用，是否在使用他人商标的方式、时间等方面容易使相关公众混淆商品或者服务的来源，或者误认商品、服务的提供者存在特殊的关系等。

基于此，法院最终认为：（1）TCL公司既未在商品或商品包装上使用“千禧龙”文字，也未将“千禧龙”作为商标使用，而只是在TCL王牌彩电促销活动中将“千禧龙”文字作为宣传用语使用。且在相关的广告宣传中，TCL公司在显著位置标明了其注册商标“TCL”，客观上不会使相关公众将“千禧龙”误认为商品商标，不属于原商标法第38条第1款第（4）项及实施细则第41条第1款第（2）项规定的“在同一种或者类似商品上，将与他人注册商标相同或近似的文字、图形作为商品名称或者商品装潢使用”的情形。（2）2000年正值中国的龙年，同时又逢千禧年。TCL公司为迎接2000年龙年的到来，在1999年12月18日至2001年1月30日这一特定的时间段内开展以“千禧龙大行动”命名的TCL王牌彩电宣传促销活动。从其使用方式上看，TCL公司仅将“千禧龙”作为叙述性时间词汇予以善意、正常使用。（3）TCL公司在广告宣传中正常使用了自己的商标“TCL”；汉都公司虽然对“千禧龙”商标享有专用权,但其本身未生产过“千禧龙”电视机，也未许可他人在电视机上使用过该商标，故TCL公司在广告宣传中使用“千禧龙”文字，不会造成相关公众对商品来源的误认，也不存在TCL公司借用汉都公司“千禧龙”商标为自己谋取不正当的利益，未对“千禧龙”商标造成损害，故法院最终驳回了汉都公司的诉讼请求。

（七）对本案件的思考

产品促销广告中，使用与他人商标相同的文字构成合理使用的条件？

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