商标与未注册商标、商品包装、装潢的冲突及其解决-巨人网络通讯

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商标与未注册商标、商品包装、装潢的冲突及其解决

【案例】飞跃鞋厂、飞龙公司诉Xx公司商标侵权案

（一）案情简介

原告飞跃鞋厂向国家工商行政管理局商标局申请注册的“飞跃”图形商标，于2001年2月21日被核准注册，核准号为1525154,使用商品包括：鞋、运动鞋、凉鞋、体操鞋帮、鞋面。2003年3月4日，经过国家工商行政管理局商标局核准公告将该商标转让给飞龙公司，飞龙公司使用该商标进行鞋业生产至今。被告xx公司系鞋业生产厂家，从2000年6月起一直把与1525154号商标图形一致的商标作为其生产的鞋面装潢图案。在得知原告商标注册后，xx公司于2001年4月11日即向国家工商局商标评审委提出复议申请，以原告注册不当要求撤销该注册商标。商标评审委接受了该申请，但是诉讼期间还没有裁决结果。原告在要求XX公司停止使用与其商标图形相同的包装、装潢图案未果的情况下，诉至人民法院。

（二）本案涉及的知识点

在我国实行强制注册和保护注册商标原则，未注册商标（除驰名商标外）只能通过知名商品的包装、装潢等反不正当竞争法途径保护。

涉及未注册商标在先权利获取保护必须具备的条件。

（三）与本案有关的现行法规

商标法第31条申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并具有一定影响的商标。

反不正当竞争法第5条第（2）项擅自使用知名商品特有的名称、包装、装潢，或者使用与知名商品近似的名称、包装、装潢，造成和他人的知名商品相混淆，使购买者误认为是该知名商品。

（四）当事人的意见及其理由

本案原告诉称，原告向国家工商行政管理局商标局申请注册的“飞跃”图形商标，于2001年2月21日被核准使用在鞋类等商品上，被告未经许可使用涉案商标，侵犯了原告的商标专用权，请求人民法院判决被告停止侵权，并赔偿损失1。万元。

本案被告辩称：在原告申请注册商标前我公司已经使用该图标至今，原告商标属于抢注行为，我公司已经就此向商标局提出异议，请求人民法院中止审理或驳回原告诉讼请求。

（五）法院的判决结果及其理由

法院认为，原告经过申请依法取得的商标专用权应当受到法律的保护。被告使用该商标作为其商品的包装装潢不属于商标法保护的“在先权利”。因为“在先权利”仅限于驰名商标或者他人已经使用并有一定影响的商标，对此被告并没有提交相应的证据予以证明。故被告未经许可将原告注册的商标图形作为其商品的包装装潢，并且在相同类别的商品上使用足以引起相关公众的误认，构成了对原告商标专用权的侵犯。遂判决：xx公司立即停止商标侵权行为，消除现存侵权产品及包装上的标识，销毁印制侵权标识的模具。赔偿原告的经济损失4万元。

（六）评述

本案主要涉及对于我国商标实行注册保护主义原则的理解，以及在先使用权利如果受到法律保护必须具备的条件。分别阐述如下：

1.商标的保护模式及其评价

（1）商标必须使用才能取得保护原则。该原则强调商标依照其本身的涵义是指在商品流通中与具体的商品生产和销售相结合而产生的标识。如果没有实际使用就不存在对于一个普通的商品标识进行抽象保护的必要。因此在使用保护原则下以时间顺序确定：先使用的受保护，后使用的不受保护。美国是典型的适用使用取得保护的国家。“美国的使用原则之所以能适用至今是有其历史渊源的。美国是从宪法中的‘贸易条款'找到商标法的立法依据，因此必须先有贸易，先有商标在州际贸易中使用，然后才能有保护。美国后来的商标法发展虽然引入了注册制度，但是使用作为申请注册的先决条件，仍然是商标权利产生的一条必经之路。另外，即使强调注册取得保护的大陆法系国家，也注重商标的使用。在欧共体“关于协调商标立法的一号指令”中明确，“未注册商标或商业中使用的其他标记的权利，与在后商标申请日或可能援引的优先权日已经取得的，可以驳回在后商标或者宣布已经注册的商标无效”的规定，实际上从反面肯定了在先使用取得保护原则。使用取得的正当性在于使用人通过使用行为将其取得商标权的意思公开，并置于社会公众的监督之下，在先商标权人认为该使用行为侵害其商标权，或者社会公众认为该使用行为造成商品来源混淆或者违反商标法规定，都可依法予以排除。

（2）商标必须注册才能取得保护原则。所谓注册原则是指商标专用权必须经过注册才能产生，使用不产生任何权利。使用（包括在先使用）与注册商标发生冲突时，注册商标优先。1995年3月15日生效的《欧共体商标条例》第6条明确规定了共同体商标应通过注册取得。商标注册取得较使用取得的优点是：它建立起商标这一标识权利的公示制度，使得商标专用权权利的归属在没有他人提出异议（包括未尽注意义务的疏忽）的情况下，明确归于注册人。注册取得的正当性在于国家主管机关通过审查、公告等程序将申请人的取得商标权的意思公开，通过异议程序赋予社会公众提出意见的机会，如果没有异议则表明申请人取得商标权的意思得到社会公众的认可，商标权就依注册事实产生，因此即使注册商标未经实际使用，也应赋予商标权保护。

（3）注册与使用相结合的保护原则。目前，世界上极少有国家实行绝对的使用保护原则或者绝对的注册保护原则，大部分国家或者以欧共体为代表的区域组织，特别是国际公约、国际条约中有关商标保护，都采用使用保护原则与注册保护综合保护原则。只不过保护原则的重心是偏向于使用保护为主，还是以注册保护为主。如使用取得保护原则的代表——美国目前采用的也是以使用保护原则为准，以注册原则作为其必要的补充。1946年通过的Lanham商标法就是注册保护为补充的标志。其一方面强调：在美国已经使用在先而未放弃的商标，可以对抗他人将与该商标相同或者相近似且可能引起混淆、讹误或欺骗的标志抢先申请注册。另外一方面又说明：商标注册人如果从注册之日起已连续5年在商业上使用该商标于其他商品或者服务上，并且仍然继续使用，他对于该商标的使用权即属于无争议。这一规定实际上与法国商标法的相关规定一致，均强调了维护商标秩序的稳定与交易安全。该法案建立了完整的商标注册制度，也确立了注册在美国这样一个强调使用取得商标权的国家，具有不可替代乃至决定性的作用。目前绝对强调注册取得保护的国家也正在日益减少，如欧共体关于商标的相关指令，均在强调注册保护的同时又保护在先使用取得的权益，并不是绝对排斥使用取得保护原则。

（4）TRIPS协议相关规定属于折中的产物，其第15条第1款第1项规定，“能够将一个企业的商品或者服务与其他企业的商品或者服务区别开来的任何标识或者标识的组合，即可构成商标。此类标识特别是包括人名的单词、字母、数字、图案、颜色的组合以及此类标识的组合，均符合商标注册的条件”。同时又规定，“如果标识不具有区别相关商品或者服务的固有属性，成员可以根据其提供使用取得的显著性，给予注册”。一方面主张注册取得商标保护，同时强调通过使用取得商标的显著性地位。TRIPS协议第16条第1款规定：“注册商标所有人应享有下列专有权，即阻止所有第三人在贸易过程中不经所有人同意，在具有造成混淆的可能性的情况下，在相同或者相近似的商品或者服务上使用相同或者近似的商标。在对相同商品或者服务上使用相同标识的情况下，应当推定具有混淆的可能性。上述权利不得侵害任何现有的在先权，也不得影响成员根据使用授予权利的可能性。”

2.我国商标保护模式的评价

我国的商标法在吸收国际商标保护经验的基础上，采用的是保护注册商标为原则，兼顾保护使用在先为例外，对该在先权利仅限定在驰名商标与有一定影响力的知名商标的小范围内。

(1)对注册保护为主的理解。商标法第4条明确规定，自然人、法人或者其他组织对其生产、制造、加工、拣选或者经销的商品，以及提供的服务，需要取得商标专用权的，应当向商标局申请商品商标或者服务商标的注册。因此无论商品或者服务项目只有取得商标注册，才能享有商标专用权保护。而且对驰名商标是否在我国注册而采用不同的保护标准："就相同或者类似商品申请注册的商标是复制、模仿或者翻译他人未在中国注册的驰名商标，容易导致混淆的，不予注册并禁止使用。”同时规定，“就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、模仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的，不予注册并禁止使用”。上述规定实际上明确了驰名商标是否注册直接影响其是否得到跨类保护的问题。限于篇幅，该部分内容在第八章进行专门的探讨。

(2)兼顾使用在先为例外的理解。商标法第31条规定：“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。”所谓“他人现有的在先权利”是指，“他人在注册商标申请人提出商标注册申请以前，已经依法享有并受法律保护的权利。如著作权、专利权、名称权、姓名权、域名权，等等。注册商标的构成要素包括文字,、图形、字母、数字、三维标志和颜色组合等标志，当某一商标注册申请在使用上述标志时不慎重或者出于恶意，则很可能损害他人的在先权利。如文字标志可能与他人的姓名、企业名称、商号相互冲突；图形标志、颜色组合可能与他人的美术作品的著作权相冲突；三维标志可能与他人的外观设计专利权相冲突；字母、数字商标可能与他人的域名相冲突，等等”。根据商标法的上述规定，商标如果与他人的在先权利发生冲突，原则上不予注册，已经注册的应当予以撤销。而对于“已经使用有一定影响的商标”的认定问题我们认为，“有一定影响的商标”也就是过去我们一直通称的“知名商标”。所谓知名商标是指，“未经商标局核准注册，但有一定影响的在用商标，它与驰名商标是不同的。比如老字号、老招牌，如北京全聚德的烤鸭、南京韩复兴的盐水鸭、上海吴良材的眼镜，等等。这些老字号、老招牌大多是在历史上因经营某一种商品而出名的店铺或者个人的名称、姓名，它们直接代表着其经营的商品，所起的作用也与现代商标相似。在未实行商标制度的时代，这些老字号、老招牌往往代表的就是那些信誉好、质量上乘的商品，所以才有‘金字招牌’之说。现在各地商家为了招揽顾客，都争着使用老字号、老招牌作为商品商标。有的商家甚至通过抢先进行商标注册获得老字号、老招牌的商标专用权，然后再以商标侵权起诉老字号、老招牌的其他同业竞争者，甚至是老字号、老招牌的真正拥有者，这种不正当行为就是‘恶意抢注由于XX鞋厂没有提供证据证明其生产、销售的商品使用的商标（或者称为包装装潢）属于知名商品，也没有提供证据证明其符合老字号、老招牌的特征，就没有证据证明该商标已经形成知名商标。同时现有的证据也不能证明飞跃公司属于“恶意抢注”，因此法院判决XX鞋厂停止使用侵犯注册商标专用权行为。

6.对未注册商标的其他法律保护及其条件

(1)反不正当竞争法及相关的规定。反不正当竞争法第5条第1款第(2)项规定：“擅自使用知名商品特有的名称、包装、装潢,或者使用与知名商品近似的名称、包装、装潢，造成和他人的知名商品相混淆，使购买者误认为是该知名商品。”其中涉及知名商品的认定问题，对此国家工商行政管理局在《关于禁止仿冒知名商品特有的名称、包装、装潢的不正当竞争行为的若干规定》第4条明确指出：“商品的名称、包装、装潢被他人擅自作相同或者近似使用，足以造成购买者误认的，该商品即可认定为知名商品(下称的知名商品仅指反不正当竞争法项下的知名商品)同时规定“特有的商品名称、包装、装潢应当依照使用在先的原则予以认定”。

(2)知名商标与知名商品的比较。①两者各自的含义及其关系。知名商标在本文第二部分已经充分予以阐述，在此不再赘述。知名商标除了存在于商品上外，还存在于服务领域，范围较广。而知名商品是载有知名商标的商品。商品是物质的实体，而商标是附属于商品或者服务的标识。②知名商标与知名商品判定标准的异同。知名商标的判定标准一般掌握在：其知名程度仅仅次于驰名商标，而远远高于一般商标。根据本文第二部分的表述一般是指老字号、老招牌的商标;同时也包括在当地“享有一定知名度”的非老字号、老招牌商标。“享有一定知名度”：是指未注册商标由于在先持续性的使用为相关公众逐渐知晓，也就是通常所说的由于未注册商标没有经过法定程序的公示，则只有通过上述使用或者宣传使该商标形成一定知名度，即相关公众通过该商标识别产源，在这种意义上未注册的商标才可以受到一定的保护。所以在先的未注册商标惟有通过使用和宣传形成了一定的知名度，才可以从一种客观的事实状态成为一种受法律保护的权利。实践中许多地方的工商管理部门认定了其管理区域内的知名商标，在诉讼过程中，如果当事人对当地工商部门认定的知名商标没有异议的，法院不对是否知名商标重新认定。当然如果当事人一方对于该知名商标的“知名度”提出与工商机关认定的“知名度”不同的看法，申请法院予以重新确认，法院应当接受该申请。就该商标是否属于知名重新进行确认。如果商标注册人不能举出证明该商标具有知名的程度、或者证据不足的，法院在全面审查的基础上可以推翻工商机关的知名商标的认定。而“知名商品”流行的观点是反认判定法：即按照国家工商局的上述规定，一般情况下在后商品侵犯了在先商品的名称、包装、装潢的，即推定该在先商品为知名商品。但是我们认为，反不正当竞争法该条规定的本意是强调了“造成和他人的知名商品相混淆，使购买者误认为该知名商品”的后果，才能构成法律的禁止。而且我们认为，知名商品特有的名称、包装、装潢必须具有显著的区别性特征，才能够得到反不正当竞争法的保护。因此简单的使用如果没有达到知名的程度，一般不在保护之列。不能按照上述简单的判定方法在后仿冒在先商品必然得出在先商品成为知名商品的结论，应当按照该商品在当地的知名程度、以及是否造成购买者的混淆、误认作为判定是否知名商品的要件。关于未注册商标适用反不正当竞争法特有名称、包装、装潢保护，限于篇幅，本书将在第七章展开详细的探讨。

本案中，被告*X鞋厂没有提交证据证明其商标是属于驰名商标和知名商标，也没有就其商品的包装、装潢属于知名商品进行举证,故法院没有对其进行保护是正确的。

（七）对本案的思考

未注册商标在我国如何保护？如果未注册商标与注册商标产生冲突，如何保护？

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