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商标侵权诉前禁令的适用

主要知识点

申请诉前停止侵犯商标专用权的条件及审查标准。

【案例】周某与谢某申请诉前停止侵犯商标专用权申请案

（一）案情简介

北京九头鸟酒店管理有限责任公司（九头鸟酒店公司）于1997年5月14日经商标局核准注册了“九头鸟”图形和文字组合商标，核定使用服务为第42类“中餐：餐馆（商品截止）2004年11月18日，九头鸟酒店公司与周某签订商标权转让合同，将上述涉案商标转让给周某。2005年8月21日，商标局就涉案商标转让给周某出具核准商标转让证明。被申请人谢某系北京楚鑫源酒楼业主，在其经营的北京楚鑫源酒楼的店名牌匾、订餐卡、菜谱、筷套、点菜单及服务员胸牌等处使用“九头鸟”文字及相关图形标识。申请人周某认为被申请人的行为误导了相关公众及潜在加盟商，影响了“九头鸟”特许经营体系的健康发展，损害了“九头鸟”品牌的信誉和商业价值，侵犯了申请人所享有的涉案注册商标专用权。鉴于被申请人现已开业，其未经许可使用涉案注册商标的行为会对“九头鸟”品牌的价值造成无法估量的损失和影响，如不及时制止被申请人的侵权行为，将会使申请人和其他特许经营者的合法权益受到难以弥补的损害，故向人民法院提出申请，请求法院裁定被申请人停止侵犯涉案注册商标专用权的行为。

（二）本案涉及的知识点

诉前停止侵犯商标专用权的适用条件。

（三）与本案有关的现行法规

商标法第57条商标注册人或者利害关系人有证据证明他人正在实施或者即将实施侵犯其注册商标专用权的行为，如不及时制止，将会使其合法权益受到难以弥补的损害的，可以在起诉前向人民法院申请采取责令停止有关行为和财产保全的措施。

人民法院处理前款申请，适用《中华人民共和国民事诉讼法》第93条至第96条和第99条的规定。

最高人民法院关于诉前停止侵犯注册商标专用权行为和保全证据适用法律问题的解释（“解释”）第1条根据商标法第57条、第58条的规定，商标注册人或者利害关系人可以向人民法院提出诉前责令停止侵犯注册商标专用权行为或者保全证据的申请。

提出申请的利害关系人，包括商标使用许可合同的被许可人、注册商标财产权利的合法继承人。注册商标使用许可合同被许可人中，独占使用许可合同的被许可人可以单独向人民法院提出申请；排他使用许可合同的被许可人在商标注册人不申请的情况下，可以提出申请。

第2条诉前责令停止侵犯注册商标专用权行为或者保全证据的申请，应当向侵权行为地或者被申请人住所地对商标案件有管辖权的人民法院提出。

第3条商标注册人或者利害关系人向人民法院提出诉前停止侵犯注册商标专用权行为的申请，应当递交书面申请状。申请状应当载明：（一）当事人及其基本情况；（二）申请的具体内容、范围；（三）申请的理由，包括有关行为如不及时制止，将会使商标注册人或者利害关系人的合法权益受到难以弥补的损害的具体说明。

商标注.册人或者利害关系人向人民法院提出诉前保全证据的申请，应当递交书面申请状。申请状应当载明：（一）当事人及其基本情况；（二）申请保全证据的具体内容、范围、所在地点；（三）请求保全的证据能够证明的对象；（四）申请的理由，包括证据可能灭失或者以后难以取得，且当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的具体说明。

第4条申请人提出诉前停止侵犯注册商标专用权行为的申请时，应当提交下列证据：

（一）商标注册人应当提交商标注册证，利害关系人应当提交商标使用许可合同、在商标局备案的材料及商标注册证复印件；排他使用许可合同的被许可人单独提出申请的，应当提交商标注册人放弃申请的证据材料；注册商标财产权利的继承人应当提交已经继承或者正在继承的证据材料。

（二）证明被申请人正在实施或者即将实施侵犯注册商标专用权的行为的证据，包括被控侵权商品。

第5条人民法院作出诉前停止侵犯注册商标专用权行为或者保全证据的裁定事项，应当限于商标注册人或者利害关系人申请的范围。

第6条申请人提出诉前停止侵犯注册商标专用权行为的申请时应当提供担保。

申请人申请诉前保全证据可能涉及被申请人财产损失的，人民法院可以责令申请人提供相应的担保。

申请人提供保证、抵押等形式的担保合理、有效的，人民法院应当准许。

申请人不提供担保的，驳回申请。

人民法院确定担保的范围时，应当考虑责令停止有关行为所涉及的商品销售收益，以及合理的仓储、保管等费用，停止有关行为可能造成的合理损失等。

第7条在执行停止有关行为裁定过程中，被申请人可能因采取该项措施造成更大损失的，人民法院可以责令申请人追加相应的担保。申请人不追加担保的，可以解除有关停止措施。

第8条停止侵犯注册商标专用权行为裁定所采取的措施，不因被申请人提供担保而解除，但申请人同意的除外。

第5条人民法院接受商标注册人或者利害关系人提出责令停止侵犯注册商标专用权行为的申请后，经审查符合本规定第4条的，应当在48小时内作出书面裁定；裁定责令被申请人停止侵犯注册商标专用权行为的，应当立即开始执行。

人民法院作出诉前责令停止有关行为的裁定，应当及时通知被申请人，至迟不得超过5日。

第10条当事人对诉前责令停止侵犯注册商标专用权行为裁定不服的，可以在收到裁定之日起10日内申请复议一次。复议期间不停止裁定的执行。

第11条人民法院对当事人提出的复议申请应当从以下方面进行审查：

（一）被申请人正在实施或者即将实施的行为是否侵犯注册商标专用权；

（二）不采取有关措施，是否会给申请人合法权益造成难以弥补的损害；

（三）申请人提供担保的情况；

（四）责令被申请人停止有关行为是否损害社会公共利益。

第12条商标注册人或者利害关系人在人民法院采取停止有关行为或者保全证据的措施后15日内不起诉的，人民法院应当解除裁定采取的措施。

第13条申请人不起诉或者申请错误造成被申请人损失的，被申请人可以向有管辖权的人民法院起诉请求申请人赔偿，也可以在商标注册人或者利害关系人提起的侵犯注册商标专用权的诉讼中提出损害赔偿请求，人民法院可以一并处理。

第14条停止侵犯注册商标专用权行为裁定的效力，一般应维持到终审法律文书生效时止。

人民法院也可以根据案情，确定停止有关行为的具体期限；期限届满时，根据当事人的请求及追加担保的情况，可以作出继续停止有关行为的裁定。

第15条被申请人违反人民法院责令停止侵犯注册商标专用权行为或者保全证据裁定的，依照民事诉讼法第102条规定处理。

第16条商标注册人或者利害关系人向人民法院提起商标侵权诉讼时或者诉讼中，提出先行停止侵犯注册商标专用权请求的，人民法院可以先行作出裁定。前款规定涉及的有关申请、证据提交、担保的确定、裁定的执行和复议等事项，参照本司法解释有关规定办理。

第17条诉前停止侵犯注册商标专用权行为和保全证据的案件,申请人应当按照《人民法院诉讼收费办法》及其补充规定缴纳费用。

（四）当事人意见及理由

在审理过程中，被申请人谢某认可申请人指控的其经营的店面使用涉案注册商标的事实，但主张其使用行为获得了原注册人的合作伙伴的合法授权。

（五）法院的判决结果及理由

法院经审理认为，九头鸟酒店管理有限责任公司与其合作伙伴间未对双方间《合作发展协议》履行过程中出现的问题达成一致，也未通过相关法律程序确认该协议的终止问题，根据现有证据无法确认该协议已经解除，进而确认被申请人所取得的授权存在瑕疵，故本院无法确认被申请人的涉案行为是否取得合法授权，是否侵犯了申请人所享有的注册商标专用权，遂于2006年3月17日，裁定驳回周某提出的诉前停止侵犯商标专用权行为的申请。

（六）评述

本案是涉及有关知识产权商标保护诉前禁令制度的典型案例。

所谓诉前禁令是指知识产权的权利人或者利害关系人发现自己的权利正在或者即将遭受侵害的，为了及时制止侵权行为，在起诉前请求法院采取的相关措施。它是一种诉前救济。在英美法和大陆法上称为“临时禁令"。TRIPS协议第50条称为临时措施。在知识产权领域，制止正在发生或者即将发生的侵权行为比对已经发生的侵权行为加以经济赔偿更为重要，因为在许多情况下，侵权人对受害人的商誉和市场份额所造成的损害是无法用金钱予以赔偿的。

我国有关知识产权诉前禁令制度的建立，是为了适应WTO协议的要求以及国际立法的趋势。现行的商标法第57条中规定了诉前禁令。随后在最高人民法院制定的《关于诉前停止侵犯注册商标专用权的行为和保全证据适用法律问题的解释》中规定了该制度的具体操作标准和规范。

诉前禁令的实施与否，对当事双方的利益影响都是相当大的。针对事实上发生的侵权行为，若法院不及时作出诉前禁令，将可能对权利人的商誉和市场份额造成难以用金钱弥补的损害，况且即使在后来判决中认定了侵权，并作出了赔偿数额的认定，也未必能够真实反映权利人所遭受的损害，达到充分的利益弥补。另外，若所指控的行为让法院作出错误诉前禁令，被控侵权人因此而导致的损害也可能是难以弥补的。因此，对于诉前禁令的适用要特别谨慎。

依据我国现行商标法第57条之规定：商标注册人或者利害关系人有证据证明他人正在实施或者即将实施侵犯其注册商标专用权的行为，如不及时制止，将会使其合法权益受到难以弥补的损害的，可以在起诉前向人民法院申请采取责令停止有关行为和财产保全的措施。此为诉前禁令的一般性规定。《关于诉前停止侵犯注册商标专用权的行为和保全证据适用法律问题的解释》第9条规定，法院受理诉前禁令申请后主要审查两方面的证据，知识产权人的权利合法有效性方面的证据以及被申请人正在实施或即将实施的侵权行为的证据。经审查符合规定的，法院应在48小时之内作出书面裁定。同时该解释也规定，当事人对裁定不服的，可以在收到裁定之日起10日之内申请法院复议一次，法院对于当事人提出的复议申请应当从以下方面进行审查：L被申请人正在实施或者即将实施的行为是否构成了侵犯知识产权的侵权行为。2.不采取诉前禁令，是否会给申请人的合法权益造成难以弥补的损害。3.申请人提供担保的情况。4.责令被申请人停止有关行为是否损害社会公共利益。应当说该司法解释主要解决了操作程序上的问题，对于诉前禁令中涉及的若干实体问题，仍就过于原则和抽象，实际判断中不宜把握。因此有必要对于诉前禁令的条件加以思考。

1.被申请人正在实施或即将实施的行为是否构成知识产权侵权行为

此条件作为作出诉前禁令的重要判断依据，条文的规定存在值得商榷的地方。

诉前禁令的实施是为了及时制止侵权，上文的相关法律条文都体现了这一点。司法解释还赋予了被申请人寻求救济的权利和程序。尽管如此，我们仍然可以发现，诉前禁令是可以依据知识产权人的单方申请，人民法院单方而作出的。法院在作出诉前禁令之前根本没有给被申请人陈述、申辩的机会。如果法院仅依据申请人单方提交的证据，在未对案件进行实体审查的情况下就在裁定书上认定被申请人的行为构成了侵权，这使得被申请人在诉讼程序未正式启动的情况下就已经处于一个非常不利的地位了，违背了民事诉讼公正原则。因而一个可行的办法就是引入必要的听证程序。让当事方有充分的陈述、申辩的机会，也使得法院能够充分地了解案情。在司法实践中，有法院采取先进行证据保全和财产保全，后举行听证程序决定是否作出诉前禁令。在诉前禁令作出后，执行前，再次对有关事实进行审查，确保禁令的正确实施，避免权利人利用诉前禁令来作为打压对手的工具。这样的程序更为可取。

最高人民法院的司法解释对于诉前禁令申请人的举证规定也涉及两个方面的内容：申请人享有权利的证据；被申请人的行为构成侵权或者即将实施侵权的证据。这里首先要考虑，申请人对其主张的'注册商标专用权权利的合法性。审查申请人提供的权利有效存在的证据，如商标注册人提交注册商标证、利害关系人提交商标使用许可合同等证据。同时对被申请人抗辩申请人权利的有效性和稳定性的有关证据进行审查，审查是否有在先权利。只有注册商标专用权权利人或者经合法形式授权获得注册商标使用权的其他权利人才有权利提起诉讼。反过来，如果被申请人的权利是经过合法授权的，有合法来源的，则申请人的申请是不能够让法院作出诉前禁令的。本案中，法院审查认为申请人提供的证据无法证明其注册商标专用权授权协议已经解除，进而无法确认被申请人的所取得的授权存在瑕疵。案件因为无法确认被申请人的涉案行为是否取得合法授权，是否侵犯了申请人所享有的注册商标专用权而驳回申请人的申请。

其次，法院在决定是否核发禁令的初审程序中，申请人要有证据证明被申请人正在实施或者即将实施侵犯其权利的行为。在当事人不服禁令裁定而启动的复议程序中，人民法院审查的首要条件也是被申请人正在实施或即将实施的行为是否构成侵权。由此，一种观点认为，核发禁令最重要的条件是有证据证明他人的行为已构成侵权。另一种观点则认为，申请人没有必要提交证据证明其必然胜诉，只需提交初步证据证明侵权的合理可能性即可。我们认为后一种观点更为合理。诉前禁令是针对情况紧急，为及时有效地采取相关措施制止被申请人侵权而设定的临时救济措施，如果要求申请人必须有确切的证据全面证明被申请人已确切构成侵权行为，是违背这项规定的初衷的。另一方面来讲，诉前禁令是为了强化权利人的权利保障而设计的临时救济，难免与程序正当原理冲突，一旦作出，将会对被申请人的经营活动带来很大的影响，所以说侵权可能性的要求更为合理。法院在决定发布诉前禁令时，其在裁定书上应明确根据申请人提供的证据，法院认为申请人在侵权诉讼中实体胜诉的可能性较大，另外加上对于其他适用条件的考虑来论述为何要发布诉前禁令。对于胜诉可能性美国有些地方存在量化的标准。我们认为，胜诉可能性不宜量化，而是要在司法实践当中基于法官的经验积累和自由裁量并综合各种因素加以考量来进行判定。最高人民法院应对核发临时禁令的条件进一步明确化、具体化，增强该措施的可操作性。

2.不及时采取诉前禁令，是否会给申请人的合法权益造成难以弥补的损害

这条规定应当是适当的，但是关键问题在于，如何认定“给申请人的合法权益造成难以弥补的损害”。这个问题在司法解释当中并没有给出答案，需要在司法实践当中去寻找。在“难以弥补损害”的举证问题上，申请人至少应该提交其产品的生产、销售利润和市场份额减少的相关证明；或者是被控侵权的产品的销售数量，以证明申请人可能遭受的损失或者是被申请人可能因侵权获得的利润。此外，还应当提供证据证明造成了对申请人商誉、市场竞争地位等的损害，这可以作为判断“难以弥补损害”的辅助性标准。还需要考虑的是被申请人将来是否有足以支付赔偿金的能力，如果被申请人的现有资质信用状观表明他没有足够的偿还能力，申请人的经济损失也许根本得不到物质上的足额补偿，在此情况下,法院发出诉前禁令的可能性比较大。在“日本槿尾计算机株式会社诉汕头快灵通电子科技有限公司商标侵权纠纷案”中，法院在对于“难以弥补的损害”认定时，考虑的是侵权产品的销售额和市场份额，认为不存在对于以上因素的影响，进而认为仅仅以被控侵权行为正在继续为由，不符合法律规定的如不及时制止，将会使申请人的合法权益受到难以弥补的损害的法定要件。

3.申请人提供的担保

在诉前禁令中，担保作为对一项错误禁令的救济保障措施，是申?请人所必须提供的。主要是用于弥补诉前禁令发布不当给被申请人所造成的合理损失。因为如果禁令作出错误，被告胜诉，则被告的损失会因有担保的提供而获得充分的赔偿。另外一个方面，要求申请人提供相应担保，也避免了权利滥用。

法院对申请人提供的担保进行审查，主要看其形式是否合理、有效，是否足以弥补给被申请人造成的全部损失。符合条件的，法院应予准许。在确定担保的范围时，需要考虑到所涉及商品的销售收益以及合理的仓储、保管费用，停止有关行为可能造成的损失等。最高人民法院《关于诉前停止侵犯注册商标专用权的行为和保全证据适用法律问题的解释》对于司法实践有很好的指导作用。但是依然有问题存在。例如对于何种程度的保证、抵押构成的担保为合理有效，还可以存在哪些其他形式的担保并没有作出进一步规定。这需要进一步完善。

（七）对本案的思考

1.诉前禁令与英美法中的“临时禁令”有何不同？

2.适用诉前禁令的条件有哪些？

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